Como continuación de nuestro artículo Modelo de utilidad – Parte 1, publicado recientemente, abordamos a continuación algunos aspectos adicionales relativos a esta modalidad de Propiedad Industrial.
¿Qué requisitos debe cumplir el modelo de utilidad en España?
Al igual que en las patentes, la definición básica de la invención por medio de las reivindicaciones debe ser nueva respecto del estado de la técnica y, en el caso del modelo de utilidad, no resultar de manera “muy evidente” para el experto en la materia. Además, la invención debe describirse con el detalle suficiente para que el experto en la materia no tenga que hacer un esfuerzo indebido a la hora de poner en práctica la invención, esto es, debe cumplir adicionalmente con el requisito de riqueza descriptiva o suficiencia en la descripción.
Así, para la novedad se aplica el mismo estándar que para las patentes, i.e., la novedad mundial, lo que quiere decir que se tiene en cuenta todo lo publicado con anterioridad a la fecha de presentación, independientemente del lugar geográfico donde haya tenido lugar la divulgación, sin importar ni el medio (oral, escrito, uso previo, audio-visual, etc.) ni tampoco el idioma.
No obstante, a la hora de valorar la actividad inventiva, este requisito se reblandece respecto al de las patentes pasando del “evidente” al “muy evidente”. Con la introducción de ese “muy” no solo perdemos el criterio que estamos acostumbrados a aplicar en patentes, sino también la metodología para evaluarla ya que el “método-problema-solución” puede dejar de sernos de utilidad.
En la práctica, en los modelos de utilidad el criterio para valorar si se carece de actividad inventiva suele centrarse en comprobar si las características que dotarían a las reivindicaciones de novedad son fácilmente deducibles o si no van más allá del progreso normal de esa tecnología. Otras aproximaciones más cercanas a las patentes serían, por ejemplo, limitar el conocimiento y habilidades del experto en la materia a la hora de llevar a cabo trabajos rutinarios, o también comprobar si el estado de la técnica efectivamente insta o guía al experto en la materia a reemplazar, combinar o modificar ciertas enseñanzas de uno o más documentos con una esperanza de éxito muy alta.
¿Y a nivel supranacional? ¿puedo internacionalizarlo?
Por supuesto, los modelos de utilidad se contemplan dentro de la Convención de París y pueden usarse ya sea como solicitud prioritaria para, en un plazo máximo de 12 meses, presentar una o más solicitudes para la misma invención en otros países reivindicando prioridad de ella; o como “segunda solicitud” que reivindique prioridad de una patente o modelo de utilidad anterior. Una solicitud que se haya presentado originalmente como modelo de utilidad puede extenderse como patente, y viceversa.
Los países asiáticos, especialmente China, concentran buena parte de las solicitudes de modelo de utilidad presentadas a nivel mundial, siendo en el marco europeo Alemania y España quienes más solicitudes registran de esta modalidad. Cabe destacar que no todos los países permiten esta figura – como, por ejemplo, Estados Unidos o Reino Unido – por lo que ha de tenerse en cuenta este factor a la hora de definir estrategias de protección.
Además, lamentablemente, los modelos de utilidad no cuentan por el momento con tratados regionales o internacionales de armonización y, por tanto, están sujetos a más disparidad aunque todos cumplan con unos rasgos comunes, como tramitaciones más ágiles, un menor tiempo de vida y que la actividad inventiva a veces no se contempla o es menos exigente. No obstante, para una solicitud PCT y en aquellos países que admitan esta modalidad, sí es posible acometer las entradas en fases nacionales como modelo de utilidad.
¿Cómo puedo proteger mi invención mediante un modelo de utilidad?
Al igual que en las patentes, en los modelos de utilidad las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita protección. Por lo tanto, es imprescindible preparar un juego de reivindicaciones que se adecue perfectamente al objeto de la invención, incluyendo todas las características esenciales y evitando limitaciones innecesarias.
La descripción del modelo de utilidad, generalmente acompañada de figuras ilustrativas de la invención, complementa a las reivindicaciones y sirve para explicar la invención en mayor detalle, de manera que una persona con conocimientos en ese campo técnico sea capaz de poner en práctica la invención reivindicada.
Una vez preparado el texto del modelo de utilidad, para obtener protección mediante modelo de utilidad en España, es necesario presentar una solicitud dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), asegurándose de cumplir el resto de requisitos establecidos, en particular:
- indicar que la modalidad que se solicita es el modelo de utilidad,
- proporcionar información que permita identificar al solicitante,
- aportar el texto del modelo de utilidad,
- pagar la tasa aplicable
El texto del modelo de utilidad puede presentarse en cualquier idioma, pero deberá presentarse una traducción al español en caso de haberlo presentado en otro idioma.
Tramitación de la solicitud del modelo de utilidad
Tras la presentación de la solicitud de modelo de utilidad, el procedimiento de concesión en España es muy ágil, puesto que la tramitación de la solicitud del modelo de utilidad no conlleva la realización de un informe sobre el estado de la técnica (que sí se realiza en el caso de las solicitudes de patente) y porque el modelo de utilidad solo se somete a un examen sustantivo de patentabilidad en caso de oposición por parte de un tercero. En ausencia de oposiciones, basta con superar un examen formal para tener un modelo de utilidad concedido.
Si el modelo de utilidad presenta algún defecto que no le permite superar el examen formal, el solicitante recibe una invitación para corregirlo en un plazo de dos meses, ya sea realizando modificaciones para subsanar los defectos identificados o presentando alegaciones en defensa de la redacción original. En ausencia de reacción por parte del solicitante, el modelo de utilidad es denegado.
Cuando el modelo de utilidad supera el examen formal, ya sea de inicio o tras haber presentado el solicitante las modificaciones o alegaciones oportunas en respuesta a la mencionada invitación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se procede a la publicación de la solicitud de modelo de utilidad.
Con la publicación de la solicitud de modelo de utilidad se abre un plazo de dos meses para que terceros puedan presentar oposición contra la concesión.
No habiendo oposiciones, transcurrido el plazo de dos meses, el modelo de utilidad queda concedido. En caso contrario, si existe alguna oposición, el solicitante tiene la oportunidad de presentar argumentos y reivindicaciones modificadas en respuesta a las objeciones del oponente. Tras analizar los argumentos de las partes, la OEPM procede a la concesión del modelo de utilidad o a su denegación.
Una vez concedido un modelo de utilidad, para mantenerlo en vigor deben pagarse las tasas anuales de mantenimiento.
¿Es posible el cambio de modalidad entre patente y modelo de utilidad?
En España existe la posibilidad de solicitar el cambio de modalidad entre una solicitud de patente y una solicitud de modelo de utilidad. En particular, durante la tramitación de una solicitud de patente es posible solicitar la transformación de la solicitud de patente en una solicitud de modelo de utilidad antes de la finalización del examen sustantivo. De la misma manera, durante la tramitación de un modelo de utilidad existe también la opción de pedir su transformación en una solicitud de patente antes de la concesión o denegación del modelo de utilidad.
Esta flexibilidad a la hora de cambiar de una modalidad a otra puede ser de utilidad, por ejemplo, si el solicitante de una patente tiene interés o necesidad de abaratar costes o de reducir el tiempo de tramitación hasta la concesión, lo que puede conseguir transformando la solicitud de patente en una solicitud de modelo de utilidad, evitando con ello la etapa de examen sustantivo y las tasas correspondientes.
¿Qué puedo hacer contra el modelo de utilidad de un competidor?
Como hemos comentado, la publicación de la solicitud del modelo de utilidad abre un plazo de dos meses para que terceros puedan interponer oposición contra la concesión del modelo de utilidad. Por tanto, una primera opción para actuar contra el modelo de utilidad de un competidor es presentar una oposición basada en que el modelo de utilidad no cumple alguno de los requisitos exigidos, tal como novedad, actividad inventiva o suficiencia descriptiva.
Sin embargo, el plazo de dos meses puede resultar en ocasiones demasiado breve, especialmente si no se está realizando una monitorización de las posibles publicaciones de un competidor. En ese caso, todavía queda la opción de tratar de anular en tribunales el modelo de utilidad concedido.
Si la solicitud de modelo de utilidad no se somete a examen, ¿cómo puedo saber si mi modelo de utilidad cumple los requisitos de patentabilidad?
Para saber si la invención que constituye el objeto de un modelo de utilidad es nueva e inventiva frente al estado de la técnica, puede realizarse un estudio de patentabilidad. Este tipo de estudio implica llevar a cabo una búsqueda de estado de la técnica potencialmente relevante para la invención y analizar si se cumplen los requisitos de novedad y actividad inventiva frente a dicho estado de la técnica.
Sin embargo, también es posible solicitar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la realización de un informe sobre el estado de la técnica para el modelo de utilidad. De hecho, el Art. 148.3 LP señala que para llevar a cabo acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado tras la entrada en vigor de la Ley actual es necesario que se haya solicitado previamente un informe sobre el estado de la técnica referido al objeto en el que se funde la acción. Dicho informe sobre el estado de la técnica se notifica al peticionario y se pone a disposición del público unido al expediente del modelo de utilidad (Art. 148.4 LP).
Una protección en auge
En lo que llevamos de año la OEPM ha recibido un 30% más de solicitudes de modelos de utilidad que en el mismo período de 2019. Una de las causas es, probablemente, la situación de pandemia de COVID-19, pero en ABG creemos que otra de las razones es la mayor divulgación de sus particularidades y de las modificaciones a esta forma de protección de la Propiedad Industrial introducidas en la Ley Española de Patentes de 2017. En la tercera edición de IP Perspectives Euskadi desde ABG nos sumamos a esa labor divulgativa. Le invitamos a leer la Crónica de la sesión aquí y hacernos llegar sus consultas.
