Tengo registrada una marca nacional, ¿es suficiente protección para mi marca?
Un registro de marca nacional ofrece protección dentro de las fronteras del país en el cual la marca se encuentra registrada. Sin embargo, en un mundo cada vez más globalizado y gracias a las posibilidades que el comercio electrónico ofrece a las empresas para poner a disposición del público sus productos y servicios en otros países, la protección a través de marca nacional puede no ser suficiente.
Cualquier empresa que se encuentre en esta situación y que esté comercializando sus productos o servicios en otros países bajo una determinada marca debería disponer de derechos de marca en dichos países. Asimismo, resulta aconsejable tener la marca registrada en aquellos países en los que se fabrica el producto designado con la marca.
Check list: ¿Qué debo tener en cuenta al iniciar la internacionalización de mi marca?
Tanto para presentar una solicitud de marca como para proceder a su internacionalización debemos definir los siguientes puntos:
- Su tipo y, en su caso, su denominación;
- Su titular;
- Los productos/servicios de interés ahora y en el futuro;
- Los países en los que me interesa registrar la marca tanto para un uso actual, como en el futuro;
Además, es aconsejable realizar un estudio de viabilidad registral en las jurisdicciones de interés. Este estudio me va a informar de si mi marca tiene algún significado o connotación negativa en la jurisdicción, si incurre en prohibiciones absolutas de registro, o si existen marcas u otros derechos anteriores oponibles que podrían dificultar o impedir el registro de la marca.
¿Cómo puedo registrar mi marca en el extranjero?
Para poder registrar una marca en el extranjero existen diferentes modalidades en función de los países de interés y, en su caso, del cumplimiento de unos requisitos previos. Los diferentes tipos de marca en función del área geográfica abarcada son los siguientes:
- Marcas internacionales: el Sistema de Madrid
- Marcas regionales (marca de la Unión Europea, marca de Benelux, etc.)
- Marcas nacionales de países extranjeros (marca registrada de Estados Unidos, Reino Unido, etc.)
En este artículo nos centraremos en explicar la primera de las opciones, pero también trataremos las otras posibilidades de internacionalización de la marca en futuros artículos.
Marcas internacionales: el Sistema de Madrid
El Sistema de Madrid ofrece un sistema centralizado de solicitud de marcas en los 128 países que en estos momentos forman parte del Sistema regido por el Arreglo y el Protocolo de Madrid. Belize acaba de anunciar su adhesión a este sistema al que en este año se han incorporado también Cabo Verde, Chile y Jamaica.
Ventajas de las marcas internacionales
Las ventajas de este sistema son varias:
- Se simplifica el procedimiento de registro de marca puesto que mediante la presentación de una única solicitud, en un único idioma y pagando una sola tasa a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO por sus siglas en inglés) situada en Ginebra, se pueden iniciar procedimientos de solicitud de registro de marca en (hasta la fecha) 125 países.
- La marca tendrá la misma fecha de solicitud en todos los países inicialmente designados.
- En caso de que la marca se registre en uno o varios países sin haber sufrido objeciones de oficio u oposiciones, no sería necesario contratar un abogado local que represente la marca ante la respectiva Oficina de Marcas nacional, lo que reduce los costes de internacionalización de la marca.
- La renovación de la marca en todos los países designados se realiza también por medio de un único trámite y el pago de una sola tasa, lo que facilita la gestión de la cartera de marcas.
- Una vez registrada la marca internacional, se pueden realizar designaciones posteriores de otros países pertenecientes al Sistema en el futuro.
¿Cómo se tramita la marca internacional en los países seleccionados (designados)?
Una vez recibida la solicitud de marca internacional, la OMPI realiza solamente un examen de los requisitos de forma.
Tras registrar y publicar la marca, la OMPI remite la solicitud a cada una de las Oficinas de Marcas de los países designados. Estas oficinas nacionales realizarán un examen de registrabilidad de la marca, es decir, si ese signo distintivo se puede proteger en esos países. Disponen de un plazo de 12 o 18 meses para emitir una primera acción oficial.
Una vez superado el examen en la oficina nacional y concedida la marca internacional en el país designado, los efectos son los mismos que los de una marca nacional de dicho país.
¿Quién puede solicitar marcas internacionales?
El Sistema de Madrid no está abierto a cualquier solicitante. La posibilidad de poder solicitar una marca internacional está restringida a las personas naturales o jurídicas que cumplan una de las siguientes condiciones:
- Tener un domicilio o un establecimiento comercial o industrial en alguno de los países pertenecientes al Sistema de Madrid.
- Ser nacional de en alguno de los países pertenecientes al Sistema de Madrid.
Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica no es posible solicitar marcas internacionales puesto que no forman parte del Sistema de Madrid.
Marca base: requisito previo para poder solicitar una marca internacional
No es posible solicitar una marca internacional de forma directa, sino que es necesario que el solicitante sea titular de una o varias solicitudes o registros de marcas anteriores en un país miembro del Sistema que sirva(n) de base para la marca internacional.
La(s) marca(s) base y la marca internacional deben ser iguales, tener el mismo titular, y los productos y servicios designados por la marca internacional deben ser iguales o estar comprendidos dentro del enunciado de la(s) marca(s) base.
Los solicitantes españoles habitualmente basan sus marcas internacionales en marcas españolas o marcas de la Unión Europea.
La solicitud de registro de marca internacional debe presentarse por medio de la Oficina de Marcas en la cual se encuentra registrada la marca base. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un titular de una marca de la UE únicamente puede utilizar esta marca como base de una marca internacional si las marcas cumplen las condiciones mencionadas anteriormente y si, además, es nacional de un país miembro de la Unión Europea o si dispone de un establecimiento comercial o industrial en un país Miembro de la Unión Europea.
Dependencia de la marca base: Ataque central y transformación
La vigencia de la marca internacional va a depender durante cinco años de la vigencia de la marca base. Esto significa que si la marca base se limita, deniega, caduca o anula, estas acciones se verán reflejadas en la marca internacional y en todas sus designaciones, las cuales también se limitarán o dejarán de tener vigencia.
Esta dependencia también recibe el nombre de “ataque central”, puesto que un tercero que quiera atacar la marca internacional en alguna o todas sus designaciones durante el periodo de dependencia únicamente tendría que tomar acciones contra la marca base para conseguir efectos en todas las designaciones. Si estas resultan exitosas, el cese de vigencia de la marca base arrastrará a la marca internacional y a todas sus designaciones.
Sin embargo, bajo determinadas condiciones, existe la posibilidad de solicitar la transformación en marca nacional de las designaciones de marcas internacionales que hayan perdido su vigencia como consecuencia de la pérdida de validez de la marca base.
Duración y mantenimiento en vigor de la marca internacional
La duración de la marca internacional es de diez años a contar desde su fecha de solicitud, renovables indefinidamente. La renovación para todos los países designados se realiza en un solo acto mediante el pago de la tasa correspondiente a la OMPI.
En el caso de que haya habido designaciones posteriores, la duración inicial de la protección en esos países puede no ser de diez años, ya que, como decimos, la renovación de la marca internacional se hace de forma simultánea para todas las jurisdicciones.
En algunos países designados puede ser necesario realizar acciones de mantenimiento adicionales de ámbito local. Por ejemplo, en EEUU o Corea del Sur es necesaria la presentación de pruebas de uso de la marca en estos territorios pasados unos años desde el registro de la designación en estos países.
Desventajas del Sistema de marca internacional
- Dependencia de la marca base durante cinco años desde el registro.
- Ciertos países no emiten certificados de registro, por lo que puede ser necesario solicitar un certificado de registro a la Oficina Nacional para distribuir productos designados con la marca en el país concreto.
- Pese a haber suscrito el Protocolo y el Acuerdo de Madrid, en algunos países africanos las marcas internacionales no son oponibles frente a infractores puesto que sus tribunales no reconocen los efectos de la marca internacional.
Un modelo de éxito
A pesar de los inconvenientes, según los datos recopilados por la OMPI, en 2019 se presentó un total aproximado de 64.400 solicitudes de marca bajo el Sistema de Madrid, 1360 de ellas desde España. El dato refleja el éxito de este modelo, como también lo hace que cada vez se sumen a él más países.
De cara a quienes fabrican y/o comercializan en el extranjero, esta vía puede permitirles simplificar trámites, facilitar el mantenimiento de la cartera y ahorrar costes, por lo que conviene, al menos, tenerla en cuenta si se tiene en mente lanzarse al mercado exterior.
