Tinc registrada una marca nacional, ¿és suficient protecció per a la meva marca?
Un registre de marca nacional ofereix protecció dins de les fronteres del país al qual la marca es troba registrada. Però, en un món cada cop més globalitzat i gràcies a les possibilitats que el comerç electrònic ofereix a les empreses per a posar a disposició del públic els seus productes i serveis en altres països, la protecció a través de marca nacional pot no ser suficient.
Qualsevol empresa que es trobi en aquesta situació i que estigui comercialitzant els seus productes o serveis en altres països sota una determinada marca hauria de disposar de drets de marca en els citats països. Així mateix, resulta aconsellable tenir la marca registrada en aquells països en els quals es fabrica el producte designat amb la marca.
Check list: ¿Què he de tenir en compte a l’iniciar la internacionalització de la meva marca?
Tant per a presentar una sol·licitud de marca com per a procedir a la seva internacionalització hem de definir els següents punts:
- El seu tipus i, en el seu cas, la seva denominació;
- El seu titular;
- Els productes/serveis d’interès ara i en el futur;
- Els països als quals m’interessa registrar la marca tant per a un ús actual, com en el futur;
A més, és aconsellable realitzar un estudi de viabilitat registral en les jurisdiccions d’interès. Aquest estudi m’informarà de si la meva marca té cap significat o connotació negativa en la jurisdicció, si incorre en prohibicions absolutes de registre, o si existeixen marques o altres drets anteriors oposables que podrien dificultar o impedir el registre de la marca.
Cóm puc registrar la meva marca a l’estranger?
Per a poder registrar una marca a l’estranger existeixen diferents modalitats en funció dels països d’interès i, en el seu cas, del compliment d’uns requisits previs. Els diferents tipus de marca en funció de l’àrea geogràfica compresa són els següents:
- Marques internacionals: el Sistema de Madrid
- Marques regionals (marca de la Unió Europea, marca de Benelux, etc.)
- Marques nacionals de països estrangers (marca registrada dels Estats Units, Regne Unit, etc.)
En aquest article ens centrarem en explicar la primera de les opcions, però també tractarem les altres possibilitats d’internacionalització de la marca en futurs articles.
Marques internacionals: el Sistema de Madrid
El Sistema de Madrid ofereix un sistema centralitzat de sol·licitud de marques als 127 països que en aquests moments formen part del Sistema regit per l’Arranjament i el Protocol de Madrid. Belize acaba d’anunciar la seva adhesió a aquest sistema al qual aquest any s’han incorporat també Cap Verd, Xile i Jamaica.
Avantatges de les marques internacionals
Els avantatges d’aquest sistema són diversos:
- Es simplifica el procediment de registre de marca ja que mitjançant la presentació d’una única sol·licitud, en un únic idioma i pagant una sola taxa a l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI o WIPO per les seves inicials en anglès) situada a Ginebra, es poden iniciar procediments de sol·licitud de registre de marca a (fins a la data) 123 països.
- La marca tindrà la mateixa data de sol·licitud a tots els països inicialment designats.
- En el cas que un marca es registri a un o diversos països sense haver sofert objeccions d’ofici o oposicions, no seria necessari contractar un advocat local que representi la marca davant la corresponent Oficina de Marques nacional, fet que redueix els costos d’internacionalització de la marca.
- La renovació de la marca en tots els països designats es realitza també mitjançant un únic tràmit i el pagament d’una sola taxa, cosa que facilita la gestió de la cartera de marques.
- Una vegada registrada la marca internacional, es poden realitzar designacions posteriors d’altres països pertanyents al Sistema en el futur.
¿Cóm es tramita la marca internacional en els països seleccionats (designats)?
Una vegada rebuda la sol·licitud de marca internacional, l’OMPI realitza només un examen dels requisits de forma.
Després de registrar i publicar la marca, l’OMPI envia la sol·licitud a cadascuna de les Oficines de Marques dels països designats. Aquestes oficines nacionals realitzaran un examen de registrabilitat de la marca, és a dir, si aquest signe distintiu es pot protegir en aquests països. Disposen d’un termini de 12 o 18 mesos per a emetre una primera acció oficial.
Una vegada superat l’examen a l’oficina nacional i concedida la marca internacional en el país designat, els efectes són els mateixos que els d’una marca nacional de l’esmentat país.
Qui pot sol·licitar marques internacionals?
El Sistema de Madrid no està obert a qualsevol sol·licitant. La possibilitat de poder sol·licitar una marca internacional està restringida a les persones naturals o jurídiques que compleixen una de les següents condicions:
- Tenir un domicili o un establiment comercial o industrial en algun dels països pertanyents al Sistema de Madrid.
- Ser nacional en algun dels països pertanyents al Sistema de Madrid.
Per exemple, en molts països de Llatinoamèrica no es possible sol·licitar marques internacionals ja que no formen part del Sistema de Madrid.
Marca base: requisit previ per a poder sol·licitar una marca internacional
No és possible sol·licitar una marca internacional de forma directa, sinó que és necessari que el sol·licitant sigui titular d’una o diverses sol·licituds o registres de marques anteriors en un país membre del Sistema que serveixi(n) de base per a la marca internacional.
La/les marca/ques base i la marca internacional han de ser iguals, tenir el mateix titular, i els productes i serveis designats per la marca internacional han de ser iguals o estar compresos dins de l’enunciat de la/les marca/ques base.
Els sol·licitants espanyols habitualment basen les seves marques internacionals en marques espanyoles o marques de la Unió Europea.
La sol·licitud de registre de marca internacional ha de presentar-se mitjançant l’Oficina de Marques en la qual es troba registrada la marca base. No obstant, s’ha de tenir en compte que un titular d’una marca de la UE només pot utilitzar aquesta marca com a base d’una marca internacional si les marques compleixen les condicions esmentades anteriorment i si, a més, és nacional d’un país membre de la Unió Europea o si disposa d’un establiment comercial o industrial en un país Membre de la Unió Europea.
Dependència de la marca base: Atac central i transformació
La vigència de la marca internacional dependrà durant cinc anys de la vigència de la marca base. Això significa que si la marca base es limita, denega, caduca o anul·la, aquestes accions es veuran reflectides en la marca internacional i en totes les seves designacions, les quals també es limitaran o deixaran de tenir vigència.
Aquesta dependència també rep el nom d’”atac central”, ja que un tercer que vulgui atacar la marca internacional en alguna o totes les seves designacions durant el període de dependència només tindria que prendre accions contra la marca base per a aconseguir efectes en totes les designacions. Si aquestes resulten exitoses, el cessament de vigència de la marca base arrastrarà a la marca internacional i a totes les seves designacions.
Tanmateix, sota determinades condicions, existeix la possibilitat de sol·licitar la transformació en marca nacional de les designacions de marques internacionals que hagin perdut la seva vigència com a conseqüència de la pèrdua de validesa de la marca base.
Duració i manteniment en vigor de la marca internacional
La duració de la marca internacional és de deu anys a contar des de la seva data de sol·licitud, renovables indefinidament. La renovació per a tots els països designats es realitza en un sol acte mitjançant el pagament de la taxa corresponent a l’OMPI.
En el cas de que hagi hagut designacions posteriors, la duració inicial de la protecció en aquests països pot no ser de deu anys, ja que, com diem, la renovació de la marca internacional es fa de forma simultània per a totes les jurisdiccions.
En alguns països designats pot ser necessari realitzar accions de manteniment addicionals d’àmbit local. Per exemple, als EUA o Corea del Sud és necessària la presentació de proves d’ús de la marca en aquests territoris passats uns anys des del registre de la designació en aquests països.
Desavantatges del Sistema de marca internacional
- Dependència de la marca base durant cinc anys des del registre.
- Certs països no emeten certificats de registre, cosa que pot fer que sigui necessari sol·licitar un certificat de registre a l’Oficina Nacional per a distribuir productes designats amb la marca en el país concret.
- Tot i haver subscrit el Protocol i l’ Acord de Madrid, en alguns països africans les marques internacionals no són oposables davant infractors ja que els seus tribunals no reconeixen els efectes de la marca internacional.
Un model d’èxit
Malgrat els inconvenients, segons les darreres dades recopilades per l’OMPI, el 2019 es va presentar un total aproximat de 64.400 sol·licituds de marca sota el Sistema de Madrid, 1.360 d’aquestes des d’Espanya. La dada reflexa l’èxit d’aquest model, com també ho fa el fet que cada cop es sumin més països.
Pel que fa als que fabriquen i/o comercialitzen a l’estranger, aquesta via els pot permetre simplificar tràmits, facilitar el manteniment de la cartera i estalviar costos, per això convé, al menys, tenir-la en compte si s’està pensant en llançar-se al mercat exterior.
