En estos tiempos, cuando se pone en marcha una empresa a menudo la idea trasciende las fronteras de un país e, incluso, de un continente. Los productos y servicios se diseñan en un rincón del mundo, pero lo proveedores pueden estar a miles de kilómetros de distancia. Lo mismo ocurre con los clientes y usuarios que muy frecuentemente consumirán o harán uso de lo que se le ofrecen en latitudes muy diversas.
En estas circunstancias, una marca se convierte en el punto de unión de todos ellos, el emblema que resume y simboliza todo un proyecto. Proteger la identidad gráfica que lo distingue del resto en todos aquellos lugares en los que vaya a dejar su rastro es, por tanto, imprescindible. Para ello, como ya vimos en un artículo anterior, una de las alternativas es registrar esa marca a nivel internacional bajo el Sistema de Madrid. Pero esa opción no es la única. En este artículo veremos en profundidad otras vías para proteger una marca en el extranjero haciendo uso de los sistemas nacionales y regionales.
Marcas regionales
Las marcas regionales son marcas cuya vigencia se extiende a más de un estado. La característica principal de las marcas regionales reside en que se solicitan ante una única Oficina de Marcas y pasan un único examen, pero su validez y vigencia puede abarcar a todos los Estados Miembros.
Como principales marcas regionales cabe citar:
- Las marcas de la Unión Europea: las marcas de la Unión Europea otorgan protección en los 27 Estados de la Unión Europea. Ya dedicamos un artículo a las marcas de la Unión Europea en nuestro blog que puede encontrar pinchando aquí.
- Las marcas del Benelux: en Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo no es posible solicitar una marca de forma separada en cada uno de estos estados. Es necesario solicitar la marca a través de la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux que otorga el registro para los tres estados de manera simultánea.
- La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI): esta organización está formada por la mayoría de los países francófonos del continente africano: Benín, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, las Islas Comoras, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, Guinea Bissau, Senegal y Togo. Mediante la solicitud de una marca ante la OAPI se obtiene el registro en todos los países citados.
- La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO): esta organización está formada por los siguientes países africanos de habla inglesa: Botsuana, Lesoto, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Santo Tomé y Príncipe, Suazilandia, Tanzania, Uganda y Zimbabue. A diferencia de lo que ocurre con las marcas regionales anteriormente mencionadas, una marca solicitada en ARIPO no designa automáticamente a todos los estados miembros, sino que es posible designar sólo alguno de ellos.
- La Unión Económica Euroasiática (EAEU) o marca euroasiática: esta Unión está formada por Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia. El 26 de abril de 2021 entró en vigor el Tratado de la EAEU que regula la marca eurasiática y que permitirá designar todos los países miembros de la Unión mediante una sola solicitud de marca, pero todavía no es posible solicitar marcas euroasiáticas.
Todas las marcas regionales mencionadas se pueden designar en una marca internacional, salvo la marca euroasiática, si bien es posible designar sus estados miembros de forma individual.
Marcas nacionales en terceros países
Las marcas nacionales son marcas cuyo ámbito geográfico de protección abarca un solo país.
La solicitud de una marca nacional es necesaria en aquellos casos en los que no es posible solicitar una marca internacional o regional en el país de interés, por ejemplo, en la mayoría de países de Latinoamérica a excepción de Cuba, Brasil y México.
También puede ser recomendable solicitar una marca nacional en países en los que es posible solicitar una marca internacional o una marca regional por las siguientes razones:
- que se tenga interés únicamente en un país concreto;
- para evitar los riesgos de un ataque central en el caso de una marca internacional (el concepto del ataque central se describe en este artículo)
- para evitar la posibilidad de denegación o anulación de una marca de la Unión Europea, que afectaría a la protección en todos los países de la Unión Europea, en aquellos casos en los que las marcas oponibles o una prohibición absoluta de registro sólo afecta a uno o parte de los países comunitarios;
- cuando para obtener el registro de la marca se quiera argumentar y se deba demostrar que la marca ha adquirido distintividad por el uso que se ha hecho de ella en el mercado. De esta forma la documentación acreditativa se circunscribiría a un único país mientras que, por ejemplo, en el caso de la marca de la Unión Europea sería necesario demostrar que la distintividad se ha adquirido en todo el territorio de la Unión.
- en el caso de determinadas marcas no tradicionales, como las de posición, de patrón, de movimiento o multimedia, porque en estos momentos el sistema de marca internacional no permite solicitar este tipo de marcas.
- en el caso de tener interés en registrar la marca en países que no utilizan el alfabeto latino con el fin de solicitar la marca en el alfabeto que se utilice en el país de interés: mandarín, cirílico, árabe, japonés, etc. y facilitar su aceptación y reconocimiento por parte del público local;
- como consecuencia de la complejidad del enunciado de productos y servicios que puede hacer recomendable contar con el asesoramiento previo de un abogado local;
- por razones estratégicas que se estudian caso por caso.
¿Cuáles son los peligros de usar una marca no registrada en otros países?
En la mayoría de las jurisdicciones el derecho sobre la marca se otorga a quien haya solicitado la marca en primer lugar, y no a quien la haya usado en primer lugar.
En estos casos una empresa se puede encontrar en la situación de estar vendiendo un producto u ofreciendo un servicio en un país designado con una marca no registrada y que un tercero registre esa marca a su nombre e impida al empresario que primero la usó que continúe con la comercialización de productos y servicios con dicha marca en esa jurisdicción.
¿Cuándo puedo solicitar mi marca en otros países? El derecho de prioridad
En principio, una marca se puede solicitar en otro país en cualquier momento. Sin embargo, como en la mayoría de las jurisdicciones los derechos sobre la marca registrada comienzan desde su fecha de solicitud, resulta aconsejable presentar la marca en otras jurisdicciones cuanto antes. En esta situación me puedo encontrar con el problema de no querer solicitar la marca en otras jurisdicciones sin conocer antes si mi marca española o de la Unión Europea (o marca base en cualquier otra jurisdicción) se ha registrado.
Pero, ¿qué ocurre si en el periodo de tiempo que dura el procedimiento de registro de la marca base un tercero solicita una marca confundible con la mía en una jurisdicción de interés? Para evitar esta problemática existe el derecho de prioridad, que permite reivindicar la fecha de solicitud de una marca presentada por primera vez en cualquier lugar del mundo. Es decir, que reivindicando la prioridad, mi marca tendrá mejor derecho que cualquier otra marca solicitada con posterioridad a la fecha de mi marca solicitada por primera vez.
El derecho de prioridad tiene unos límites:
- Temporal: únicamente se puede reivindicar en las solicitudes en jurisdicciones posteriores durante un plazo de seis meses desde la fecha de solicitud de la primera marca.
- Marcas idénticas: la primera marca de la que se reivindica prioridad y las marcas posteriores que se soliciten en otras jurisdicciones, así como su titular, deberán ser iguales y los productos y servicios de las marcas posteriores para los que se reivindica prioridad deben estar comprendidos en el enunciado de productos y servicios de la primera marca cuya prioridad se reivindica.
Ya tengo registrada mi marca en los países de interés, ¿es un asunto zanjado del que me puesto despreocupar? – Uso y vigilancia
El registro de la marca otorga un monopolio a su titular para ser el único que pueda utilizarla para los productos y servicios para los que se encuentra registrada. Sin embargo, para poder mantener este monopolio, la mayoría de las jurisdicciones exigen un requisito posterior: transcurrido un periodo de gracia en el que el uso de la marca no es obligatorio, para poder oponer mis derechos de marca frente a terceros debo estar en disposición de probar dicho uso.
Además, la falta de uso durante un periodo ininterrumpido determinado que varía en función de la jurisdicción (entre tres y cinco años normalmente), deja mi marca al albur de que terceras personas puedan instar su caducidad. También existen jurisdicciones que exigen la presentación de pruebas de uso de la marca ante las Oficinas de Marcas nacionales cada cierto tiempo para que esta pueda mantenerse en vigor.
Claves para una correcta internacionalización de mi marca
Para que mi cartera internacional de marcas pueda proporcionarme la protección adecuada debo revisarla de manera periódica y tener en cuenta los siguientes puntos:
- que dispongo de marca registrada en aquellos países en los que estoy usando la marca;
- que estoy usando la marca en aquellos países en los que el periodo de gracia en el que no es obligatorio el uso ya ha concluido; o bien, que estoy iniciando los trámites necesarios para comenzar dicho uso, o que existen causas justificativas de la falta de uso, por ejemplo, que el producto deba recibir una autorización de comercialización. El uso por parte de un tercero autorizado, como puede ser un licenciatario, constituiría uso de marca;
- que la marca se usa de forma idéntica o con variaciones aceptables a como se encuentra registrada.
- que los productos y servicios para los uso la marca se encuentran comprendidos en el ámbito de protección de la marca.
Además del uso de la marca, otro punto importante que no se debe descuidar es tener la marca vigilada en aquellas jurisdicciones en las que la tengo registrada. Mediante la vigilancia internacional estaremos informados de nuevas marcas de terceros que resulten confundibles con mi marca.
Una vez que disponga de la información de la existencia de dicha marca puedo tomar las medidas oportunas para evitar su registro, llegar a un acuerdo con el solicitante de la marca posterior o, incluso, suscribir con él un acuerdo de licencia.
En definitiva, la falta de vigilancia deja nuestra marca desprotegida, por lo que la contratación de este servicio, que ofrecemos desde ABG IP, es altamente recomendable.
