ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 26 ENERO 2021
Desafortunadamente no existen “patentes mundiales”
En el mercado global actual, un producto puede ser diseñado en un país, fabricado en otro y, en última instancia, comercializado en todo el mundo. En este contexto, es primordial para cualquier empresa, grande o pequeña, proteger adecuadamente sus innovaciones tecnológicas.
Ahora bien, las patentes, al igual que otros derechos de Propiedad Industrial, están limitados territorialmente, es decir, los derechos exclusivos que confiere una patente son solo aplicables en el país o región en donde se ha solicitado y concedido la patente. El proceso de proteger una invención habitualmente empieza con la solicitud de una patente (o modelo de utilidad) en el país del solicitante o donde se ha realizado la invención, pero, como hemos visto, en el mundo globalizado de hoy en día esto no suele ser suficiente.
En este artículo vamos a recoger las posibles estrategias para proteger por patente una invención en varios países y cómo tomar esa decisión.
¿En qué países debo patentar mis invenciones?
De los 3,3 millones de patentes solicitadas en el mundo en el 2018, casi la mitad fueron presentadas en China (46,4%), seguida de Estados Unidos (18,0%) y Japón (9,4%), según los datos del estudio “World Intellectual Property Indidicators 2019” realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Sin embargo, dichos datos no quieren decir que siempre sea necesario solicitar protección por patente en China, Estados Unidos y/o Japón. De hecho, la decisión de en qué países se debe patentar una determinada invención, por ejemplo un nuevo producto, depende de diversos factores, tales como:
- ¿Dónde planeo fabricar y comercializar el producto?
- ¿Dónde están basados mis competidores y cuáles son sus principales mercados para productos similares?
- ¿Disponen todos los países potencialmente interesantes de un sistema legal adecuado para impedir que un tercero no autorizado explote la patente?
- ¿Cuáles son los costes asociados a patentar en cada uno de los países potenciales y cuál es mi presupuesto?
- ¿Qué ingresos espero obtener de la comercialización del producto en ese país?
Estado de la técnica y periodo de gracia
Para ser patentable, una invención debe ser nueva e inventiva respecto a lo que ya era conocido en la fecha de presentación de la solicitud de patente (lo que se denomina “estado de la técnica” o “técnica anterior”). Puesto que la técnica anterior incluye también las divulgaciones propias de los inventores, la presentación de solicitudes de patente relacionadas con la misma invención tiene que ser coordinada temporalmente en los diferentes países de modo que no se perjudiquen entre sí. Es decir, no es factible presentar una solicitud en un determinado país, y pasados los años proceder con la solicitud de patente en otros países, puesto que la publicación de la solicitud inicial privaría de validez por falta de novedad a las solicitudes posteriores.
Cabe señalar, no obstante, que algunas jurisdicciones cuentan con “periodos de gracia” para patentes. El término “periodo de gracia” hace referencia al plazo anterior a la fecha de presentación de una solicitud de patente durante el cual ciertas divulgaciones de la invención no son consideradas como técnica anterior para la solicitud. Sin embargo, la duración así como los tipos de divulgación para los cuales los periodos de gracia pueden ser aplicados varían según las leyes de patentes de cada jurisdicción. Por ejemplo, mientras que la mayoría de los sistemas nacionales de patentes consideran que únicamente serían “divulgaciones no perjudiciales” aquellas que tienen lugar en una exhibición internacional o que son consecuencia de un abuso en relación con el solicitante (por ejemplo, violación de un acuerdo de confidencialidad), algunos países (de manera notable, Estados Unidos) disponen de un periodo de gracia más amplio que proporciona una defensa también frente a divulgaciones públicas realizadas por el inventor o derivadas del inventor.
Principales rutas para proteger en diferentes países
Existen diferentes opciones a través de las cuales se puede proteger una invención en múltiples países. Las cuatro rutas presentadas a continuación no son excluyentes, sino que pueden ser combinadas de distintas maneras de cara a construir la estrategia que mejor se ajuste a las necesidades de negocio del solicitante.
Ruta Directa o Nacional
Si bien es posible presentar directamente solicitudes de patente de manera simultánea en todos los países en los que se busca proteger la invención, este proceso implica decidir en una etapa muy temprana los territorios de interés y afrontar los elevados costes asociados con diversas presentaciones ante distintas oficinas de patente (costes de traducción, honorarios de agentes locales y tasas oficiales). Por tanto, esta estrategia puede ser seguida cuando el solicitante conoce de antemano que necesita protección en únicamente 2-3 países.
Esta ruta, tomando por ejemplo, España, Alemania, Italia, Estados Unidos y China como países de interés, puede ser representada gráficamente así:
La duración de la tramitación, y por tanto de la eventual concesión, es independiente en cada jurisdicción.
Acuerdos Regionales de Patentes
Afortunadamente, existen ciertos acuerdos regionales, normalmente desarrollados por países pertenecientes a la misma región, que permiten la concesión de patentes para todos los países del acuerdo. En la actualidad existen cinco organizaciones de patentes regionales que conceden patentes regionales:
- la Oficina Europea de Patentes (EPO),
- la Organización Euroasiática de Patentes (EAPO),
- la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI),
- la Organización Regional Africana de Propiedad Industrial (ARIPO)
- la Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (GCCPO). ACTUALIZACIÓN: El 5 de enero de 2021 el GCC informaba de que no aceptará nuevas solicitudes. Más información pinchando aquí.
En particular, la EPO administra la Convención de Patentes Europeas (EPC), un sistema de tramitación unificado para la concesión de patentes en hasta 44 países (véase cobertura de las patentes Europeas aquí) a partir de una solicitud de patente única. Tras la concesión, para ser efectivas, las patentes Europeas deben ser validadas en cada uno de los estados contratantes en los que se desea protección, resultando así en un conjunto de patentes nacionales individuales. Por ejemplo, siguiendo con los mismos países de interés, se podría obtener protección en España, Alemania e Italia por medio de una patente Europea.
Ruta de la Convención de París
Tal como bien explicó Enric Carbonell en un ABGconcepts previo, todo aquel interesado en conseguir cobertura por patente en varios países puede presentar una primera solicitud de patente o modelo de utilidad (la “presentación prioritaria”) en un país que es parte de la Convención de París o miembro de la Organización Mundial del Comercio (WTO), y posteriormente, en un plazo máximo de 12 meses, presentar una o más solicitudes para la misma invención en otros países WTO o de la Convención de París, reivindicando prioridad de la primera solicitud. El efecto de reivindicar prioridad es que las solicitudes subsecuentes se consideran presentadas en la misma fecha que la primera solicitud (lo que se conoce como fecha de prioridad), de modo que solo la técnica anterior a la fecha de prioridad es relevante para determinar novedad y actividad inventiva. Véase lista de estados parte de la Convención de París y miembros WTO aquí.
Por tanto, continuando con los países objetivo anteriormente mencionados como ejemplo, una solicitud de patente relacionada con una invención realizada en España podría ser presentada inicialmente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y solicitar patentes extranjeras en o antes de 12 meses, reivindicando el beneficio de la prioridad de la solicitud local.
Cabe mencionar que una solicitud de patente puede reivindicar prioridad de más de una solicitud anterior. Por tanto, durante el año de prioridad el solicitante puede presentar solicitudes prioritarias adicionales con mejoras o variaciones sobre el mismo concepto inventivo que la primera solicitud.
Ruta PCT
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado internacional que cubre 153 países actualmente. Se puede consultar una lista completa de los países miembros/contratantes del PCT aquí.
El sistema PCT requiere presentar únicamente una solicitud, ya sea de manera directa o (más habitualmente) reivindicando prioridad de una o más solicitudes previas dirigidas a la misma invención que hayan sido presentadas hasta 12 meses antes. Esta solicitud internacional o PCT es procesada, buscada y opcionalmente sometida a un examen preliminar, a través de un procedimiento único. Es solo tras esta “fase internacional” cuando el solicitante debe decidir en qué países PCT es necesaria la protección.
En general, esto sucede aproximadamente a los 30 o 31 meses desde la fecha de prioridad más temprana, que es el plazo límite para entrar en “fase nacional”, es decir, para presentar solicitudes nacionales o regionales separadas en cada uno de los países o regiones donde el solicitante quiere proteger la invención. Cada una de estas solicitudes de fase nacional o regional debe ser tramitada de manera independiente ante las respectivas oficinas de patente nacionales/regionales, quienes finalmente concederán (o no) la patente en sus territorios particulares.
Usando de nuevo los mismos países a modo de ejemplo, una solicitud PCT podría ser presentada dentro de los 12 meses desde la solicitud prioritaria española inicial y entrar fases nacionales (o regionales) en Europa, Estados Unidos y China a los 30/31 meses desde la fecha de prioridad.
En artículos próximos abordaremos una descripción más detallada del sistema PCT y del sistema de patentes Europeas así como consideraciones estratégicas para la protección por patente.
