Desafortunadament no existeixen “patents mundials”
En el mercat global actual, un producte pot ser dissenyat en un país, fabricat en un altre i, en última instància, comercialitzat en tot el món. En aquest context, és primordial per a qualsevol empresa, gran o petita, protegir adequadament les seves innovacions tecnològiques.
Ara bé, les patents, al igual que altres drets de Propietat Industrial, estan limitats territorialment, és a dir, els drets exclusius que confereix una patent són només aplicables en el país o regió on s’ha sol·licitat i concedit la patent. El procés de protegir una invenció habitualment comença amb la sol·licitud d’una patent (o model d’utilitat) en el país del sol·licitant o on s’ha realitzat la invenció, però, com hem vist, en el món globalitzat d’avui en dia això no acostuma a ser suficient.
En aquest article recollirem les possibles estratègies per a protegir per patent una invenció en diversos països i com prendre aquesta decisió.
En quins països he de patentar les meves invencions?
Dels 3,3 milions de patents sol·licitades en el món el 2018, quasi la mitat van ser presentades a la Xina (46,4%), seguida dels Estats Units (18,0%) i el Japó (9,4%), segons les dades de l’estudi «World Intellectual Property Indidicators 2019» realitzat per l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI).
Tanmateix, les esmentades dades no volen dir que sempre sigui necessari sol·licitar protecció per patent a la Xina, els Estats Units i/o el Japó. De fet, la decisió de en quins països es deu patentar una determinada invenció, per exemple un nou producte, depèn de diversos factors, com ara:
- On planejo fabricar i comercialitzar el producte?
- On estan basats els meus competidores i quins són els seus principals mercats per a productes similars?
- Disposen tots els països potencialment interesants d’un sistema legal adequat per a impedir que un tercer no autoritzat exploti la patent?
- Quins són els costs associats a patentar en cadascun dels països potencials i quin és el meu pressupost?
- Què ingressos espero obtenir de la comercialització del producte en aquest país?
Estat de la tècnica i període de gràcia
Per a ser patentable, una invenció ha de ser nova i inventiva respecte al que ja era conegut en la data de presentació de la sol·licitud de patent (cosa que es denomina “estat de la tècnica” o “tècnica anterior”). Ja que la tècnica anterior inclou també les divulgacions pròpies dels inventors, la presentació de sol·licituds de patent relacionades amb la mateixa invenció ha de ser coordinada temporalment en els diferents països de manera que no es perjudiquin entre ells. És a dir, no és factible presentar una sol·licitud en un determinat país, i passats els anys procedir amb la sol·licitud de patent en altres països, ja que la publicació de la sol·licitud inicial privaria de validesa per falta de novetat a les sol·licituds posteriors.
Cal assenyalar, malgrat tot, que algunes jurisdiccions compten amb “períodes de gràcia” per a patents. El terme “període de gràcia” fa referència al termini anterior a la data de presentació d’una sol·licitud de patent durant el qual certes divulgacions de la invenció no són considerades com a tècnica anterior per a la sol·licitud. Tanmateix, la duració així com els tipus de divulgació per als quals els períodes de gràcia poden ser aplicats varien segons les lleis de patents de cada jurisdicció. Per exemple, mentre que la majoria dels sistemes nacionals de patents consideren que noms serien “divulgacions no perjudicials” aquelles que tenen lloc en una exhibició internacional o que són conseqüència d’un abús en relació amb el sol·licitant (per exemple, violació d’un acord de confidencialitat), alguns països (de manera notable, els Estats Units) disposen d’un període de gràcia més ampli que proporciona una defensa també davant divulgacions públiques realitzades per l’inventor o derivades de l’inventor.
Principals rutes per a protegir en diversos països
Existeixen diverses opcions mitjançant les quals es pot protegir una invenció en múltiples països. Les quatre rutes presentades a continuació no són excloents, sinó que poden ser combinades de diverses maneres de cara a construir la estratègia que millor s’ajusti a les necessitats de negoci del sol·licitant.
Ruta Directa o Nacional
Si bé es possible presentar directament sol·licituds de patent de manera simultània en tots els països en els quals es cerca protegir la invenció, aquest procés implica decidir en una etapa molt primerenca els territoris d’interès i afrontar els elevats costs associats amb diverses presentacions davant distintes oficines de patent (costs de traducció, honoraris d’agents locals i taxes oficials). Per tant, aquesta estratègia pot ser seguida quan el sol·licitant coneix per endavant que necessita protecció en només 2-3 països.
Aquesta ruta, prenent per exemple, Espanya, Alemanya, Itàlia, els Estats Units i la Xina com a països d’interès, pot ser representada gràficament així:
La duració de la tramitació, i per tant de l’eventual concessió, és independent en cada jurisdicció.
Acords Regionals de Patents
Afortunadament, existeixen certs acords regionals, normalment desenvolupats per països pertanyents a la mateixa regió, que permeten la concessió de patents per a tots els països de l’acord. En la actualitat existeixen cinc organitzacions de patents regionals que concedeixen patents regionals:
- l’Oficina Europea de Patents (EPO),
- l’Organització Euroasiàtica de Patents (EAPO),
- l’Organització Africana de la Propietat Intel·lectual (OAPI),
- l’Organització Regional Africana de Propietat Industrial (ARIPO)
- l’Oficina de Patents del Consell de Cooperació dels Estats Àrabs del Golf (GCCPO).
ACTUALITZACIÓ: El 5 de gener del 2021 el GCC informava que no acceptarà noves sol·licituds. Més informació clicant aquí.
En particular, l’EPO administra la Convenció de Patents Europees (EPC), un sistema de tramitació unificat para la concessió de patents en fins a 44 països (vegeu cobertura de les patents Europees aquí) a partir d’una sol·licitud de patent única. Després de la concessió, per a ser efectives, les patents Europees han de ser validades en cadascun dels estats contractants en els quals es desitja protecció, resultant així en un conjunt de patents nacionals individuals. Per exemple, seguint amb els mateixos països d’interès, es podria obtenir protecció en Espanya, Alemanya e Itàlia mitjançant una patent Europea.
Ruta de la Convenció de París
Tal i com va explicar molt bé l’Enric Carbonell en un ABGconcepts previ, tot aquell interessat en aconseguir cobertura per patent en diversos països pot presentar una primera sol·licitud de patent o modelo d’utilitat (la “presentació prioritària”) en un país que és part de la Convenció de París o membre de l’Organització Mundial del Comerç (WTO), i posteriorment, en un termini màxim de 12 mesos, presentar una o més sol·licituds per a la mateixa invenció en altres països WTO o de la Convenció de París, reivindicant prioritat de la primera sol·licitud. L’efecte de reivindicar prioritat és que les sol·licituds subseqüents es consideren presentades en la mateixa data que la primera sol·licitud (el que es coneix com a data de prioritat), de manera que només la tècnica anterior a la data de prioritat és rellevant per a determinar novetat i activitat inventiva. Vegeu llista d’estats part de la Convenció de París i membres WTO aquí.
Per tant, continuant amb els països objectiu anteriorment mencionats com a exemple, una sol·licitud de patent relacionada amb una invenció realitzada en Espanya podria ser presentada inicialment davant l’Oficina Espanyola de Patentes i Marques (OEPM) i sol·licitar patents estrangeres en o abans de 12 mesos, reivindicant el benefici de la prioritat de la sol·licitud local.
Cal esmentar que una sol·licitud de patent pot reivindicar prioritat de més d’una sol·licitud anterior. Per tant, durant l’any de prioritat el sol·licitant pot presentar sol·licituds prioritàries addicionals amb millores o variacions sobre el mateix concepte incentiu que la primera sol·licitud.
Ruta PCT
El Tractat de Cooperació en matèria de Patents (PCT) és un tractat internacional que cobreix 153 països actualment. Es pot consultar una llista completa dels països membres/contractants del PCT aquí.
El sistema PCT requereix presentar només una sol·licitud, ja sigui de manera directa o (més habitualment) reivindicant prioritat de una o més sol·licituds prèvies dirigides a la mateixa invenció que hagin sigut presentades fins a 12 meses abans. Aquesta sol·licitud internacional o PCT és processada, cercada i opcionalment sotmesa a un examen preliminar, a través d’un procediment únic. És només després d’aquesta “fase internacional” quan el sol·licitant ha de decidir en quins països PCT és necessària la protecció.
En general, això succeeix aproximadament als 30 o 31 mesos des de la data de prioritat més primerenca, que és el termini límit per a entrar en “fase nacional”, és a dir, per a presentar sol·licituds nacionals o regionals separades en cadascun dels països o regions on el sol·licitant vol protegir la invenció. Cadascuna d’aquestes sol·licituds de fase nacional o regional ha de ser tramitada de manera independent davant les respectives oficines de patent nacionals/regionals, les quals finalment concediran (o no) la patent en els seus territoris particulars.
Emprant de nou els mateixos països com a exemple, una sol·licitud PCT podria ser presentada dins dels 12 mesos des de la sol·licitud prioritària espanyola inicial i entrar fases nacionals (o regionals) en Europa, els Estats Units i la Xina als 30/31 mesos des de la data de prioritat.
En propers articles abordarem una descripció més detallada del sistema PCT i del sistema de patents Europees així com consideracions estratègiques per a la protecció per patent.
