Periodo de gracia para patentes: una excepción en la evaluación de la novedad

Existe una regla de oro que todo innovador conoce y que se menciona inevitablemente cuando se plantea proteger una invención:

“no publicar o divulgar una invención antes de patentar”

La razón para ello es sencilla, pues, para ser patentable, una invención ha de ser nueva teniendo en cuenta el estado de la técnica.

Según la práctica, el estado de la técnica comprende cualquier acto de divulgación oral, escrita o por cualquier otro medio a través del cual se ha puesto a disposición del público la invención anterior a la fecha de presentación (o prioridad) de una solicitud de patente o modelo de utilidad. Por ejemplo, si un inventor descubre un nuevo péptido para el tratamiento de la diabetes, no podrá revelar su secuencia al público en congresos científicos o mediante publicación en revistas científicas, pues dicho acto terminaría con la novedad de la invención.

Pero, ¿comprende realmente el estado de la técnica cualquier acto previo de divulgación de la invención? La respuesta correcta es “depende”, pues hay algunas jurisdicciones que establecen un periodo de gracia durante el cual determinados actos de divulgación de la invención no afectan a la novedad de esta invención.

¿Qué es un periodo de gracia?

Cada oficina de patente nacional o regional puede permitir algunas excepciones para que ciertos actos divulgativos no se consideren que forman parte del estado de la técnica a la hora de evaluar la novedad y/o la actividad inventiva de una invención mediante el establecimiento de un periodo de gracia.

Un periodo de gracia consiste en un periodo de tiempo directamente anterior a la fecha de presentación o prioridad de una patente (o modelo de utilidad) durante el cual determinados actos de divulgación de la invención no se consideran como integrantes del estado de la técnica, por lo que no perjudican la patentabilidad de la invención.

En función de la jurisdicción, los actos divulgativos que se pueden beneficiar del periodo de gracia varían y pueden estar limitados a determinados tipos de divulgación, como, por ejemplo:

1. la divulgación en ferias comerciales designadas por la oficina de patente
2. la divulgación por un tercero rompiendo un compromiso de confidencialidad de la información, o
3. puede incluir hasta cualquier tipo de acto divulgativo realizado por el solicitante/inventor.

Es importante remarcar que no hay un criterio uniforme para todas las jurisdicciones en las que existe esta excepción, y que, tanto la duración del periodo de gracia como el tipo de divulgaciones previas afectadas varía con la jurisdicción. Al no existir una norma común en este sentido, es siempre recomendable aplicar el criterio de novedad absoluta sin recurrir al periodo de gracia cuando se pretende proteger una innovación en varias jurisdicciones.

¿Dónde existe el periodo de gracia?

La gran mayoría de países europeos proporciona un periodo de seis meses de gracia para aquellos actos divulgativos de tipo (1) y (2) (definidos más arriba). Un periodo de gracia similar es, de hecho, recogido en el Artículo 55 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) bajo el título “divulgaciones inocuas”.

Volviendo al ejemplo del péptido para el tratamiento de la diabetes, supongamos que este ha sido desarrollado por un investigador universitario por encargo de una empresa y que existe un acuerdo que especifica que:

1. los derechos de explotación de los trabajos del investigador corresponden a la empresa, y
2. la información relativa a este proyecto es de carácter confidencial.

En esta situación, la presentación de un póster con los resultados del proyecto por el investigador sin el permiso previo de la empresa constituye un incumplimiento del compromiso de confidencialidad. Por tanto, la empresa, como titular de los derechos,  tendría la posibilidad de acogerse al periodo de gracia de seis meses previsto por la Oficina Europea de Patentes (EPO por sus siglas en inglés) entre otras oficinas contados desde la fecha de la divulgación para solicitar una patente sin que dicha divulgación forme parte del estado de la técnica.

La empresa deberá también justificar su derecho a beneficiarse del periodo de gracia. Este tipo de periodo de gracia es común al de muchas legislaciones nacionales.

Periodo de gracia para autodivulgaciones

Más interesante aún y menos frecuente es el periodo de gracia relativo a las llamadas “autodivulgaciones” (self-disclosure en inglés), que preserva la novedad y, en muchos casos, la actividad inventiva de las divulgaciones realizadas por el inventor durante un periodo previo a la fecha de solicitud de la patente o modelo de utilidad. Dicho periodo suele ser de 6 o 12 meses.

Veamos a continuación qué países aplican un periodo de gracia para autodivulgaciones:

Advertencia: Este listado no es exhaustivo y podrían aplicar determinadas casuísticas en algunas jurisdicciones (por ejemplo, el periodo de gracia aplicable a China está limitado a determinados tipos de autodivulgaciones)

Hay que destacar que las oficinas de Corea del Sur y Japón requieren que el solicitante declare que se ha producido una divulgación previa y que esta se identifique. Tal requerimiento no existe en EEUU. Por otro lado, muchos países del Convenio de la Patente Europea, como serían Alemania, Francia, Reino Unido y España no ofrecen ningún periodo de gracia para autodivulgaciones.

Ventajas de los periodos de gracia

La ventaja principal de poder beneficiarse del periodo de gracia en casos de autodivulgaciones es que permite dar a conocer una invención y obtener una evaluación de la misma por parte del mercado antes de incurrir en gastos de protección por patente. Por ejemplo, una empresa puede poner a la venta un producto y plantearse protegerlo por patente si este producto tiene éxito en el mercado. Por esa razón, un perfil de solicitante particularmente interesado en poder beneficiarse del periodo de gracia es el de la Pyme innovadora o start-up.  Otra ventaja para este perfil de solicitante es que facilita la búsqueda de financiación para el desarrollo de un producto.

Por otro lado, en un entorno más académico, como, por ejemplo, el de universidades, centros de I+D (por ejemplo OPIs) y centros tecnológicos, se impone la necesidad de publicar los resultados de la actividad investigadora en revistas científicas. Esta necesidad de publicar los resultados viene impuesta tanto por los regímenes de financiación de la actividad investigadora, como por los criterios de evaluación de la misma. No obstante, existe una creciente demanda por parte de las agencias públicas de financiación de I+D de incrementar las actividades de transferencia de tecnología, en las cuales la protección de la propiedad industrial juega un papel esencial.

Así mismo, disponer de un periodo de gracia permite publicar los resultados de la I+D antes de protegerlos. Un posible beneficio del periodo de gracia para este perfil de solicitante en este sentido es que facilita la difusión y el ofrecimiento público de una tecnología a la vez que permite buscar potenciales socios de desarrollo y comercialización de una invención en etapas tempranas del desarrollo tecnológico, lo que facilita su transferencia al mercado aplicando un enfoque comercial de la tecnología.

Por último, el periodo de gracia permite proteger una tecnología en estados de desarrollo más avanzados sin renunciar a la publicación científica, es decir, que se pueden publicar los fundamentos científicos y realizar pruebas de concepto de la tecnología durante el periodo de gracia para solicitar la protección de una tecnología mejor definida y enfocada a mercado.

Inconvenientes de los periodos de gracia

Los periodos de gracia tienen ciertos inconvenientes, tanto para terceros como para el mismo solicitante.

Para terceros:

1. Un periodo de gracia prorroga unos meses la duración del periodo de incertidumbre jurídica inherente al sistema de patentes. En efecto, dado que una solicitud de patente se publica 18 meses después de la fecha de su presentación, no se puede saber si un producto que está en el mercado está siendo el objeto de una solicitud de patente durante un periodo de 18 meses, a los cuales se añaden los meses del periodo de gracia aplicables en función de la jurisdicción. Esta incertidumbre jurídica se aplica también al alcance de la protección de la solicitud de patente, el cual un tercero no puede conocer durante un periodo de 24 a 30 meses. Por tanto, aumenta el riesgo de infracción involuntaria.
2. Al no existir criterios uniformes sobre qué tipo de divulgación se debe excluir del estado de la técnica, un tercero que desee invalidar una patente mediante oposición o por decisión judicial tiene que investigar si una divulgación previa realizada por el inventor se puede beneficiar o no del periodo de gracia y si el beneficio del periodo de gracia está debidamente justificado. Por ejemplo, no se suele incluir en el expediente público de una patente si alguna divulgación previa se ha beneficiado o no de un periodo de gracia.

Para los inventores/solicitantes:

1. Una vez divulgada una invención, esta no queda protegida, pues dicha divulgación no otorga ningún derecho, ni tan solo un derecho de prioridad. Esto hace que terceros puedan copiar la invención y
   1. empezar a usarla para eventualmente obtener un derecho de uso previo, que ninguna patente posterior podrá impedir, o
   2. divulgar una alternativa de la invención, de tal manera que esta divulgación forme parte del estado de la técnica para la patente posterior y pudiera afectar a su novedad y/o actividad inventiva.
2. Puede resultar difícil demostrar que las divulgaciones previas son realizadas por el solicitante de la patente. Por ejemplo, en el caso de una venta previa, la divulgación (uso por venta) se beneficiará del periodo de gracia si se puede demostrar que la primera venta ha ocurrido durante dicho periodo.

¿Aplican las oficinas regionales un periodo de gracia?

La Organización de Patentes de Eurasia (EAPO por sus siglas en inglés) es la única oficina regional en aplicar un periodo de gracia de seis meses para autodivulgaciones.

En cambio, la Oficina Europea de Patentes sólo aplica un periodo de gracia de seis meses bajo el amparo del Art. 55 CPE, como hemos visto anteriormente.

A principios de 2022, la EPO lanzó una consulta a un gran número de solicitantes sobre la eventual implementación de un periodo de gracia en Europa. Los resultados de este sondeo se pueden consultar aquí. Esta encuesta ha permitido poner en evidencia que cerca del 6% de las solicitudes presentadas en 2021 ante la EPO se podrían haber beneficiado de un periodo de gracia (cerca de la mitad de estas solicitudes eran de solicitantes de jurisdicciones con periodo de gracia).

Parece, no obstante, que los solicitantes europeos tienen en cuenta el criterio de novedad absoluta de la EPO y no suelen divulgar los resultados antes de solicitar su protección. El estudio también revela que las entidades de investigación públicas e universidades son las entidades que más dificultad tienen con el criterio de novedad absoluta actual, que les empuja a proteger los resultados de la investigación en etapas tempranas del desarrollo. Otro perfil de solicitante que se podría beneficiar del sistema sería el de la PYME innovadora, por los motivos comentados anteriormente.

Por último, el sondeo plantea varios escenarios de periodo de gracia para concluir que los usuarios del sistema europeo de patentes ven con mejores ojos el establecimiento de un periodo de gracia, pero solo como de tipo “red de seguridad”, con mecanismos que permitan mitigar la incertitudumbre jurídica, como serían la implementación de un derecho de uso previo a nivel europeo y/o del requerimiento de declaración de divulgación previa.

A la vista de lo anterior, la implementación a nivel global de un periodo de gracia no está armonizada ni parece que el establecimiento de un periodo de gracia en el sistema europeo tenga un impacto relevante sobre el sistema, por lo que es poco probable que la EPO modifique el sistema actual.

Con todo, recomendamos aplicar siempre el criterio de novedad absoluta, pues proporciona el mayor grado de seguridad.

Frédéric Ratel

Patent Adviser - Chemistry & Material

Frédéric es Agente de Patente Europea (EQE, 2021) y Profesional de Transferencia Tecnológica Registrado – RTTP (2017). Es asesor técnico en los departamentos de Química y Materiales y Farmacia. Su práctica habitual se centra en la redacción y tramitación de solicitudes de patente y en la realización de estudios de opinión.