Tanto Japón como Corea del Sur son países con una amplia trayectoria en Propiedad Industrial, no en vano, poseen un importante potencial científico y tecnológico que les ha permitido desarrollar invenciones que abarcan un extenso abanico de tecnologías patentables. Resulta significativo que el número total de solicitudes de patente que se presentan en cada uno de estos países supere el total de solicitudes europeas, situándose únicamente por debajo de China y Estados Unidos, tal como refleja el siguiente gráfico:
No obstante, cabe señalar que, a diferencia de las solicitudes europeas, y como ocurre con las solicitudes chinas, una gran mayoría de las solicitudes japonesas y coreanas corresponden con solicitudes nacionales directas, y no tanto procedentes de solicitudes PCT, por lo que en este último caso las estadísticas varían significativamente. Así, las entradas desde PCT las lidera Estados Unidos, seguidas por Europa y China.
La razón de esta variación entre las solicitudes directas y las entradas desde PCT radica fundamentalmente en el hecho de que se presentan muchas solicitudes directas por parte de solicitantes nacionales de esos países en comparación con la práctica en otros territorios. Esta tendencia se observa claramente cuando se realizan búsquedas en bases de datos de patentes, en las que aparecen una gran cantidad de documentos presentados únicamente en Japón o Corea (al igual que en China) sin que posteriormente se extiendan a otros países.
Invenciones que puede protegerse por patente en Japón y Corea del Sur
Las invenciones que pueden protegerse mediante la modalidad de patente en Japón y Corea son muy similares a las que se aceptan en Europa, si bien existen algunas excepciones. Así, estos países permiten la protección de:
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- material biológico aislado de la naturaleza; genes aislados; proteínas; células madre; extractos vegetales; uso de productos naturales; usos médicos;
pero, a diferencia de Europa, pueden protegerse también:
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- las variedades vegetales, y
- los métodos de tratamiento, quirúrgico y de diagnóstico en animales no humanos.
Por el contrario, quedan excluidas las invenciones que puedan atentar contra el orden público, la moral o la salud pública; las invenciones contrarias a las leyes de la naturaleza; los descubrimientos científicos, los métodos matemáticos o la mera presentación de información; los efectos estéticos; así como los métodos de tratamiento, diagnóstico y quirúrgicos aplicados sobre el cuerpo humano.
Usos médicos
En relación a las invenciones del ámbito de la medicina, cabe mencionar que, si bien la oficina japonesa puede aceptar la protección para el primer uso médico, ésta no es la práctica habitual. En ambos países se recurre a la protección de uso médico con el siguiente formato:
“Composición farmacéutica que comprende el compuesto X para el tratamiento de la enfermedad ”
Además, al igual que en Europa, también se contempla la posibilidad de reivindicar un régimen de administración de un medicamento o la selección de un grupo de pacientes, cuando el uso médico ya es conocido. En estos casos, el soporte experimental debe aportare en la solicitud original.
Software
En cuanto a los programas de ordenador, Japón sí permite su protección desde 2002; mientras que en Corea se puede proteger el software pero en combinación con un hardware, aunque también se permite proteger software grabado en un dispositivo de almacenamiento o, incluso, online.
“Product-by-process”
Las reivindicaciones de producto-por-procedimiento han suscitado en los últimos años una gran controversia en Japón. No obstante, a raíz de algunas decisiones de Tribunal Superior japonés, la oficina nipona modificó su práctica y sólo acepta este tipo de reivindicaciones cuando se hace imposible definir un producto en base a su estructura y características técnicas.
Aunque pueda resultar similar a la práctica europea, lo cierto es que la Oficina japonesa es cada vez más estricta con este tipo de reivindicaciones y, generalmente, suele emitir una objeción por falta de claridad en torno a ellas. Para superarla, es necesario justificar con mucho detalle por qué el producto que se reivindica de esa manera no se puede definir en base a su estructura y/o propiedades.
Por el contrario, la Oficina coreana no es tan restrictiva e, incluso, admite la coexistencia de reivindicaciones de producto y de producto-por-procedimiento.
En consonancia con la EPO, la protección conferida por una reivindicación de “product-by-process” es la de producto como tal, con independencia del procedimiento por el cual se haya obtenido. Por lo tanto, cualquier documento del estado de la técnica que describa un producto que sea igual o comparta las mismas características que el producto obtenido por el procedimiento reivindicado se convierte en un obstáculo para su patentabilidad.
Este mismo criterio se aplica en los casos de infracción, es decir, la comercialización de un producto con las mismas características que un producto protegido en términos de su procedimiento de obtención supondría la infracción de la reivindicación que protege dicho producto, incluso si el producto infractor se ha obtenido por un procedimiento distinto al reivindicado.
No obstante, en el caso de Corea, si el ámbito de protección es excesivamente amplio, se podría interpretar esa reivindicación de “product-by-process” limitada al procedimiento mediante el cual se haya obtenido.
Requisitos en cuanto a idioma
Las solicitudes en Japón se pueden presentar en cualquier idioma, tanto para el caso de solicitudes directas como para entradas en fases nacionales desde PCT. No obstante, es requisito imprescindible la aportación de la traducción al japonés en un plazo de 16 meses desde la fecha de presentación (o desde la de prioridad cuando aplica) para solicitudes nacionales directas, y de 2 meses para las entradas desde PCT.
En el caso de Corea, su oficina sólo admite solicitudes en coreano o inglés, tanto para solicitudes directas como para entradas desde PCT. En el caso de presentarse en inglés, la traducción al coreano debe presentarse en el plazo de 14 meses desde la fecha de presentación (o desde la de prioridad cuando aplica) para solicitudes nacionales directas, y de 1 mes para las entradas desde PCT.
Estas traducciones suponen un gasto considerable a la hora de efectuar las entradas en fase nacional, teniendo en cuenta que debe proporcionarse una traducción profesional, y no automática, ya que el texto auténtico es precisamente el de la traducción.
Periodo de gracia
A diferencia de la práctica europea, Japón y Corea disponen de un periodo de gracia de 12 meses durante el cual cualquier divulgación efectuada por los propios inventores de una solicitud de patente no se considera estado de la técnica para la misma.
La solicitud japonesa o coreana, ya sea directa o desde PCT, debe presentarse dentro del año desde la divulgación, con independencia de si reivindica prioridad extranjera.
Tramitación de patentes en Japón
A continuación se muestra el esquema de tramitación que aplica en Japón desde el 1 de abril de 2015:
Una vez que la solicitud queda presentada en Japón, la petición de examen debe realizarse dentro de los 3 años siguientes, tanto si la solicitud es nacional como si corresponde a la entrada desde PCT.
Lo más significativo de la tramitación en Japón es que la oficina emite, por lo general, una sola acción oficial, y si la respuesta a la misma no supera las objeciones emitidas, la siguiente comunicación corresponde con la decisión de rechazo que debe responderse mediante la presentación de un recurso. Si los argumentos expuestos en respuesta a esta decisión de rechazo no resultan convincentes para el examinador encargado del caso, la solicitud pasa a la Cámara de Recursos y, en última instancia, debe recurrirse ante el Tribunal Superior.
Modificaciones
La práctica japonesa permite aportar modificaciones en las reivindicaciones en el momento de efectuar la petición de examen y también al entrar en fase nacional desde la PCT. Asimismo, se admiten cambios -tanto en las reivindicaciones como en la descripción o los dibujos- en respuesta a una primera notificación con los motivos de rechazo, así como tras la decisión final de rechazo, si bien en este último caso las modificaciones están más restringidas a la eliminación de reivindicaciones, limitación de términos/características, corrección de errores o modificaciones por motivos de falta de claridad.
Datos experimentales post-filing
En cuanto a la aportación de datos experimentales posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de patente, en general, sí son aceptados para justificar el cumplimiento del requisito de actividad inventiva, pero no suelen permitirse para superar objeciones por falta de soporte o suficiencia descriptiva.
Tramitación de patentes en Corea
El esquema de tramitación en Corea es similar al de Japón y se aplica desde marzo de 2017. No obstante, la práctica coreana contempla la petición de re-examen tras la decisión de rechazo siempre que se presenten modificaciones en las reivindicaciones, lo que permite disponer de alguna oportunidad adicional en fase de examen para superar las objeciones emitidas por la oficina de patentes.
Asimismo, se puede presentar un recurso en respuesta a la decisión de rechazo o a la decisión de rechazo tras re-examen ante el Tribunal de la Propiedad Industrial.
Modificaciones
A diferencia de la práctica en Japón, la entrada en fase nacional en Corea debe hacerse con el mismo juego de reivindicaciones de la solicitud PCT original (a menos que se haya hecho algún cambio según el Art. 19 PCT), con independencia de que dicha solicitud PCT haya sido tramitada por la vía del Capítulo II y se hubieran aportado modificaciones a las reivindicaciones según el Art. 34 PCT.
No obstante, sí se admiten modificaciones en el momento de solicitar el examen o en respuesta a una acción oficial. Tras una decisión de rechazo, las modificaciones están más restringidas como en el caso de Japón.
Divisionales
Tanto en Japón como en Corea se pueden presentar solicitudes divisionales existiendo plazos concretos para ello.
Así, en el caso de Japón las solicitudes divisionales pueden presentarse en cualquier momento en el que puedan efectuarse modificaciones a las reivindicaciones (por ejemplo, en respuesta a una acción oficial) o dentro del plazo de 30 días desde la notificación de aceptación.
Si la solicitud ha recibido una decisión de rechazo, también es posible depositar una solicitud divisional en el momento de presentar un recurso contra la misma o en el plazo de 4 meses desde la recepción de dicha decisión si el recurso no fuera presentado.
Para el caso en Corea, las solicitudes divisionales también pueden presentarse en cualquier momento en el que puedan efectuarse modificaciones a las reivindicaciones (por ejemplo, en respuesta a una acción oficial) o dentro del plazo de 3 meses desde la notificación de aceptación.
Cuando se ha recibido una decisión de rechazo, la solicitud divisional podrá presentarse al solicitar el re-examen o, si se hace después de la solitud de re-examen, en un plazo de 3 meses desde la aceptación, o de 30 días desde la decisión de rechazo con independencia de que se presente o no un recurso.
Observaciones de terceros
Las observaciones por parte de terceros se admiten en ambos países en cualquier momento mientras la solicitud está en tramitación. En Japón, además, se pueden presentar también después de la concesión.
De igual manera, en ambos países, los motivos deben estar relacionados con la falta de novedad y/o a la actividad inventiva. En Japón, se admiten, además, los relacionados con la claridad, suficiencia descriptiva, adición de materia o doble patentabilidad.
Ambas jurisdicciones admiten también que la presentación de esas observaciones se haga de forma anónima.
Oposiciones
Tanto en Japón como en Corea, cualquier tercero puede presentar una oposición en un plazo de seis meses desde la publicación de la concesión de la patente. Los motivos de oposición son similares a los ya comentados para las observaciones de terceros.
A diferencia de lo que sucede en Europa, en Corea y Japón no se celebran vistas orales, sino que todo el procedimiento tiene lugar por escrito. Además, en Corea el titular es el único que puede recurrir la decisión de la Oficina tras el procedimiento de oposición, mientras que en Japón no existe la posibilidad de recurrir para ninguna de las partes.
Extensión de la patente
Existen dos herramientas para extender el período de exclusividad de 20 años que confiere una patente:
Patent Term Adjustment (PTA)
Esta extensión aplica cuando ha habido una prolongación excesiva en la tramitación de la solicitud hasta la concesión de la misma por causas atribuibles únicamente a la Oficina Nacional. La petición de esta extensión se puede realizar en el plazo de tres meses desde la concesión.
En Japón se admite cuando la concesión de la patente se ha producido más allá de cinco años desde su presentación y siempre que hayan transcurrido más de tres años desde la petición examen. En Corea es similar, pero aplicando un periodo de cuatro años desde la presentación.
Patent Term Extensión (PTE)
Esta extensión es equivalente a la conferida por los Certificados Complementarios de Protección y únicamente está disponible para invenciones relacionadas con productos farmacéuticos o agroquímicos.
Permite obtener una extensión máxima de cinco años para un producto para el que se ha obtenido una autorización de comercialización. La petición de dicha extensión debe realizarse en un plazo de tres meses desde dicha autorización de comercialización, y siempre y cuando se realice antes de los 6 meses previos a la caducidad de la patente. Si el titular prevé que la autorización de comercialización va a tener lugar en esos 6 últimos meses de vida de la patente, se puede solicitar una extensión provisional.
Modelos de utilidad
Tanto en Japón como en Corea existe la figura del modelo de utilidad, siendo la duración de la protección de diez años. Debe señalarse, no obstante, que esta modalidad de protección no está disponible para invenciones del ámbito de la química.
En ambos países, la solicitud de un modelo de utilidad debe superar un examen formal, pero sólo en Corea es necesario que la invención supere un examen sustantivo en el que se revisa si se cumplen los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
No es posible que coexista una patente y un modelo de utilidad para la misma invención, pero sí una figura se puede convertir en otra.
Para finalizar, algunas recomendaciones
A continuación, se exponen algunas recomendaciones para tratar de optimizar la tramitación de solicitudes de patente en estos países:
- adaptar las reivindicaciones a la práctica de cada país al efectuar la petición de examen, de esta manera se evita la emisión de una acción oficial por cuestiones de forma;
- cundo la PCT se encuentra redactada en español, preparar con antelación la traducción al inglés o al coreano si se tiene intención de entrar en Corea dado que no admiten otros idiomas;
- aportar evidencia experimental que permita dar soporte al ámbito reivindicado, y a las ventajas que proporcione la invención, de forma preferente en la solicitud original o, al menos, en respuesta a la primera acción oficial, de esta manera se evitan problemas posteriores que obliguen a restringir de forma excesiva el ámbito reivindicado;
- cuando se haga uso de reivindicaciones de producto-por-procedimiento, incorporar en la memoria descriptiva algunos datos/propiedades que pudieran caracterizar al producto reivindicado o disponer de argumentos sólidos que justifiquen los motivos por los cuales el producto no puede definirse en términos de su estructura y/o características técnicas;
- para las solicitudes en Japón, presentar una solicitud divisional junto con el recurso a la decisión de rechazo como precaución en caso de la Cámara de Recursos rechace directamente la solicitud sin emitir ninguna acción oficial.
