Uno de los riesgos que hay asumir cuando se presenta una solicitud de patente europea (EP por sus siglas en inglés) son las solicitudes de patente nacionales (por ejemplo, españolas) anteriormente presentadas pero no publicadas aún, también conocidas en inglés, quizás no de la manera más acertada, como derechos previos (prior rights). Efectivamente, son derechos previos, pero también lo son las solicitudes nacionales ya publicadas.
A pesar de que esos derechos previos no se conocían por no estar publicadas en la fecha de presentación de la solicitud EP, y posiblemente tampoco en el momento de recibir el primer informe de búsqueda de la Oficina de Patentes Europea (EPO), normalmente siguen representando estado de la técnica en su país. Por ejemplo, en España, esto lo establece el Artículo 6 de Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
Aunque, por el contrario, el Convenio de la Patente Europea (EPC) no los contempla como estado de la técnica contra la solicitud EP (véase el Artículo 54) y, por tanto, no impiden la concesión de la EP por parte de la EPO, pueden resultar en la nulidad de la validación de la EP en el país del derecho previo (siguiendo el mismo ejemplo, de la validación española). Sin embargo, en previsión de esta adversidad, el EPC en su Regla 138, permite que, cuando ese derecho previo se conozca antes de validar la EP, pueda presentarse ante la EPO un juego de reivindicaciones diferente para el país de dicho derecho previo.
Esta situación adquirirá una dimensión mayor cuando entre en vigor la Patente Unitaria (PU), ya que solo será posible solicitar el efecto unitario si el juego de reivindicaciones es el mismo en todos los estados miembros, tal y como estipula el Artículo 3 del Reglamento EU No. 1257/2012. Es decir, en el caso de que un documento de patente nacional del tipo arriba mencionado salga a la luz tras la concesión y obtención del efecto unitario, un tercero podría citar ese documento ante el Tribunal Unificado de Patentes como estado de la técnica contra todo el bloque unitario, y no solamente contra el país del documento de patente.
Ante esta posibilidad, la EPO ha anunciado recientemente que a partir del 1 de septiembre va a sistematizar gratuitamente las búsquedas de las patentes nacionales al final de la fase de examen para mayor garantía de los titulares. En el caso de hallar algún documento relevante, informará sobre ello en la comunicación de intención de la concesión. Aunque la EPO, especialmente en los últimos meses, ya venía emitiendo algunas comunicaciones de intención de concesión mencionando la realización de tal búsqueda adicional, esto no era algo sistematizado.
En ABG IP consideramos que esta información será de gran utilidad para el solicitante de la EP, ya que le alerta sobre el derecho previo en una etapa del procedimiento en la cual aún es posible no decantarse por la vía unitaria, ya que esta decisión solamente se toma después de que la EP ha sido definitivamente concedida. De este modo, en el caso de que el documento de patente nacional detectado por la EPO efectivamente perjudicase la patentabilidad de las reivindicaciones tal y como la EPO pretende concederlas y, por tanto, fuese necesaria una limitación de las mismas para sortear el derecho previo, el solicitante podrá:
- optar por no validar como patente unitaria y presentar validaciones nacionales “clásicas”: se limitaría el juego de reivindicaciones en el país del derecho de patente previo.
- optar por la vía unitaria: la limitación sería necesaria para todo el bloque unitario, limitando así la protección en múltiples países simultáneamente.
El anuncio de la EPO está disponible en:
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220725.html
