El sistema europeo de patentes prevé la posibilidad de que cualquier tercero pueda presentar observaciones contra una solicitud de patente europea con el fin de evitar que ésta se conceda o, al menos, tratar de que se conceda con un ámbito de protección menor al inicialmente pretendido por el solicitante.
De esta manera, es posible hacer llegar al examinador a cargo de esa solicitud de patente documentos del estado de la técnica relevantes para la patentabilidad de la invención que no haya localizado en sus búsquedas o hacerle ver alguna deficiencia en la solicitud que pudiera haberle pasado desapercibida.
En definitiva, se trata de un mecanismo eficaz y económico para tratar de influir en la concesión de una patente.
¿Quién puede presentar observaciones de terceros ante la EPO?
El Convenio de la Patente Europea establece que cualquier persona puede presentar observaciones a una solicitud de patente europea o una patente europea que se encuentre en tramitación ante la Oficina Europea de Patentes (EPO por sus siglas en inglés).
No existe obligación de identificar a la parte que está detrás de las observaciones, por lo tanto, estas se pueden presentar tanto a nombre de la parte realmente interesada como a nombre de un “hombre de paja” (por ejemplo, un agente de patente europea) o, incluso, de forma anónima.
Independientemente de cuál de las formas anteriores se emplee para su presentación, el tercero que presenta las observaciones no es parte del procedimiento y, por tanto, no goza de los derechos que sí tienen las partes, como el derecho a recurrir o el derecho a ser escuchado.
Cabe destacar que si las observaciones se presentan de forma no anónima, y están fundamentadas, la EPO hará todo lo posible por emitir su siguiente comunicación en un plazo máximo de tres meses desde que la división de examen reciba las observaciones de terceros (o desde que el solicitante responda a la EPO, en caso de que en el momento de recibir las observaciones esté pendiente el plazo para que el solicitante responda a una notificación previa de la EPO). Así, la presentación de observaciones de terceros no anónimas sobre una solicitud de patente en la EPO puede permitir tener una primera opinión sobre ellas de forma rápida.
En algunos procedimientos inter partes, la EPO ha rechazado observaciones de terceros por el hecho de presentarse de forma anónima (ver decisiones de la Cámara de Recursos de la EPO T146/07, T1439/09, T345/15, T1635/15), ya que en ese caso no es posible saber si las observaciones son realmente de un tercero o si se trata de un posible abuso encubierto de una de las partes del procedimiento.
¿Cuándo se pueden presentar observaciones de terceros ante la EPO?
Las observaciones de terceros se pueden presentar después de la publicación de la solicitud de patente europea y mientras la solicitud o la patente esté en un procedimiento pendiente ante la EPO.
En este sentido, se tendrán en cuenta las observaciones presentadas hasta antes de que la decisión de concesión se haya entregado al servicio interno de correo de la EPO o antes de que se dicte una decisión en el caso de un procedimiento oral.
En cualquier caso, es recomendable presentar las observaciones lo antes posible, para asegurar que el examinador les dé la consideración necesaria. Por ello, es importante mantener una adecuada vigilancia tecnológica que permita detectar de forma temprana las solicitudes de patente potencialmente conflictivas para poder actuar cuanto antes.
Las observaciones de terceros no se limitan a procedimientos previos a la concesión y, por lo tanto, se pueden presentar también durante procedimientos de oposición, recurso, limitación o revocación ante la EPO.
De acuerdo con la jurisprudencia de la EPO, las observaciones de terceros presentadas una vez finalizado el plazo de presentación de oposiciones (es decir, nueve meses desde la concesión de la patente), al igual que cualquier nuevo hecho o evidencia presentado por las partes una vez finalizado ese plazo, se considerará como presentación tardía y, por tanto, su admisibilidad quedará a discreción de la división de oposición en función de si se consideran suficientemente relevantes para ello o no (T1756/11).
¿En base a qué motivos se pueden presentar observaciones de terceros ante la EPO?
Se pueden presentar observaciones de terceros en relación a la patentabilidad de la invención a la que se dirige la patente o solicitud de patente en cuestión. Por lo tanto, las observaciones se pueden basar en los requisitos establecidos por cualquiera de los Artículos del Convenio de la Patente Europea (CPE):
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- 52: invenciones patentables,
- 53: excepciones a la patentabilidad,
- 54: novedad,
- 56: actividad inventiva,
- 57: aplicación industrial,
- 83: suficiencia de la descripción,
- 84: claridad
- 76 o 123: modificaciones no permitidas.
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Si el estado de la técnica en el que se basan las observaciones no es un documento publicado, sino que es un supuesto uso previo, sólo se tendrán en cuenta si los hechos relacionados con el mismo no son cuestionados por el solicitante o se demuestran en las observaciones sin dejar lugar a dudas (T908/95, T73/86, T301/95).
No es posible presentar observaciones de terceros en relación a aspectos formales.
¿Cómo se pueden presentar observaciones de terceros ante la EPO?
Las observaciones deben presentarse por escrito, en un idioma oficial de la EPO (es decir, inglés, francés o alemán) y deben explicar los motivos en los que se fundan.
Las publicaciones o evidencias documentales en las que se basan las observaciones de terceros se pueden aportar en cualquier idioma, aunque la EPO podría pedir una traducción a uno de sus idiomas oficiales, si lo considera necesario, para tenerlas en cuenta, siempre y cuando las observaciones no fuesen anónimas y, por tanto, el tercero fuese localizable.
Es posible presentar las observaciones por cualquiera de los medios permitidos para la presentación de documentos en la EPO, como correo, fax o presentación electrónica. La EPO recomienda el uso del formulario online diseñado por la EPO para facilitar la presentación de observaciones concisas y razonadas que puedan ser evaluadas fácilmente por los examinadores, aunque no es imprescindible seguir este formato.
No hay tasa oficial por la presentación de observaciones de terceros.
¿Qué procedimiento siguen las observaciones de terceros presentadas ante la EPO?
Una vez recibidas las observaciones de terceros, la EPO las incluye en el expediente de la solicitud de patente o patente a la que se refieren, e informa de su presentación al correspondiente solicitante o titular, quien puede presentar comentarios a las mismas.
La división de examen o de oposición, en función del caso, revisará las observaciones e incluirá los comentarios sobre su relevancia en la siguiente comunicación sustantiva. Si las observaciones se reciben cuando la solicitud ya no está pendiente ante la EPO, estas no se tendrán en cuenta. No obstante, sí se tendrían en cuenta si posteriormente el caso se reabre, por ejemplo, mediante un procedimiento de oposición o de limitación.
Puesto que el tercero que presenta las observaciones no es parte del procedimiento, no será informado sobre el progreso del mismo, pero podrá comprobarlo en el expediente electrónico de la solicitud de patente o de la patente a través del Registro de la EPO.
No existe un límite en relación al número de observaciones de terceros presentadas sobre un mismo expediente. Por lo tanto, es posible presentar varias observaciones de terceros sobre una misma patente o solicitud de patente.
¿Qué diferencias hay entre observaciones de terceros y oposiciones?
Tanto la presentación de observaciones de terceros como de oposiciones tienen como objetivo impedir, o al menos influir en, la concesión de una patente europea. Sin embargo, existen importantes diferencias entre ambos procedimientos, que resumimos a continuación.
- Las observaciones de terceros se pueden presentar durante la tramitación de la solicitud de patente y, por tanto, podrían servir para evitar incluso que la patente llegue a concederse o para que lo haga con un ámbito de protección limitado. Por el contrario, sólo es posible presentar una oposición una vez que la patente europea ya se ha concedido.
- La falta de claridad no es motivo de oposición en la EPO, mientras que sí es posible alegar el incumplimiento de este requisito en las observaciones. Por lo tanto, si un tercero desea atacar la claridad de las reivindicaciones, deberá hacerlo mediante la presentación de observaciones de terceros a la solicitud de patente.
- La presentación de observaciones de terceros no requiere el pago de una tasa oficial y sólo conlleva una única intervención (en el momento de presentar las observaciones), por lo que es un procedimiento mucho más económico que la presentación de una oposición.
- Como aspecto negativo, el tercero que presenta las observaciones no es parte del procedimiento y, como consecuencia, no puede intervenir durante el procedimiento para responder al solicitante o titular, ni tampoco goza, por ejemplo, del derecho a recurrir la decisión de la EPO, que sí tiene un oponente. En cierto grado, el primer inconveniente puede compensarse presentando observaciones de terceros adicionales.
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Observaciones de terceros | Oposiciones |
| Plazo | Desde la publicación de la solicitud hasta su concesión.
Después de la concesión sólo si se reabre el caso |
Nueve meses desde la concesión de la patente |
| Motivo: falta de claridad | SÍ | NO |
| Tasa Oficial | NO | SÍ |
| Situación del tercero que inicia el procedimiento | No es parte del procedimiento | Es parte del procedimiento |
¿Cuándo puede ser mejor presentar una oposición en lugar de observaciones de terceros?
Existen situaciones en las cuales puede ser preferible presentar una oposición tras la concesión de la patente y no unas observaciones de terceros antes de la concesión de la patente.
Un primer motivo es que, tras la concesión, las modificaciones al texto de la patente que puede realizar el titular están más restringidas. Las modificaciones post-concesión no deben añadir materia con respecto al texto originalmente presentado (Artículo 123(2) del CPE) ni tampoco extender la protección inicialmente concedida para la patente (Artículo 123(3) del CPE), mientras que antes de la concesión solamente entra en juego el Artículo 123(2) del CPE. Esperar a la concesión podría poner al titular en una posición más complicada que si un mismo defecto se hace ver cuando la solicitud está aún en tramitación y se puede modificar con mayor libertad. Esto deberá valorarse caso a caso.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la presentación de observaciones de terceros antes de la concesión también alertará al solicitante de que su solicitud de patente puede afectar a los intereses de terceros o de que es probable que posteriormente se presente una oposición contra ella. Esto podría hacer que el solicitante busque fortalecer su posición, por ejemplo, presentando solicitudes divisionales, o validando su patente en más países de los que inicialmente tenía previsto.
Conclusiones y recomendaciones
La presentación de observaciones de terceros representa una vía rápida y económica para tratar de evitar la concesión de una patente europea o, al menos, limitar su alcance de protección.
Se trata, por tanto, de una herramienta muy útil para influir en la tramitación de una solicitud de patente antes de que esta se conceda. Esto permite, además, atacar la validez de las reivindicaciones en base a más motivos de los aceptados en procedimientos post-concesión, como oposiciones o acciones de nulidad.
Aunque el tercero que presenta observaciones no sea parte del procedimiento y, por tanto, no pueda intervenir para responder a los comentarios del solicitante o defender su posición ante la división de la EPO correspondiente, esto puede ser una limitación irrelevante si las evidencias contra la patentabilidad de la invención son realmente fuertes.
En definitiva, la presentación de observaciones de terceros es un mecanismo muy útil para socavar una solicitud de patente. Sin embargo, su conveniencia dependerá de cada caso concreto y del momento en el que se encuentre el procedimiento. Por ello, recomendamos consultar con un agente de patente europea para que evalúe la situación y determine la manera más adecuada de actuar en cada caso.
Base Legal
- Convenio de la Patente Europea: Artículo 115 y Regla 114 EPC.
- Directrices de Examen en la Oficina Europea de Patentes: E-VI, 3.
- Diario Oficial de la EPO: OJ 2011, 418 y OJ 2017, A86.
