Desde julio de 2012 es posible presentar observaciones de terceros contra solicitudes de patente presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) durante su fase internacional.
De esta forma, a través de una única presentación de observaciones en fase internacional, es posible hacer llegar a las diferentes oficinas de patentes de las posteriores fases nacionales documentos del estado de la técnica que puedan ser relevantes para determinar la novedad y/o actividad inventiva de la invención objeto de esa solicitud PCT, potencialmente multiplicando el impacto de esas observaciones.
¿Quién puede presentar observaciones de terceros a una solicitud PCT?
Cualquier persona puede presentar observaciones de terceros a una solicitud de patente internacional o PCT.
Para presentar las observaciones es necesario disponer de una cuenta OMPI. Aunque es necesario registrase a través de esta cuenta para poder presentar las observaciones, la persona que presenta las observaciones puede indicar que desea hacerlo de forma anónima y, en ese caso, no se informará de su identidad ni al solicitante, ni a la Autoridad Internacional correspondiente ni a las oficinas nacionales/regionales.
Independientemente de que las observaciones se presenten de forma anónima o no, el tercero que las presenta no es parte del procedimiento y, por tanto, no podrá intervenir en él más allá de la presentación de las observaciones. Esta situación es similar a la que se da con las observaciones de terceros ante la EPO.
Una misma persona sólo puede presentar observaciones de terceros una vez por cada solicitud PCT. Además, sólo se acepta un máximo de diez observaciones de terceros sobre una misma solicitud.
¿Cuándo se pueden presentar observaciones de terceros a una solicitud PCT?
Las observaciones de terceros se pueden presentar después de la publicación de la solicitud de patente internacional y antes de que termine el plazo de 28 meses desde la fecha de prioridad.
¿En base a qué motivos se pueden presentar observaciones de terceros a una solicitud PCT?
En el caso de observaciones a solicitudes PCT, es posible presentarlas en base a documentos publicados que puedan ser relevantes para determinar la novedad y/o actividad inventiva de la invención a la que se refiere la solicitud.
Por lo tanto, no es posible presentar estas observaciones en fase internacional en base a estado de la técnica no publicado, como un uso previo o una divulgación oral, ni tampoco por motivos diferentes a novedad y actividad inventiva como, por ejemplo, claridad o suficiencia de la descripción.
¿Cómo se pueden presentar observaciones de terceros a una solicitud PCT?
Se deben presentar a través del sistema ePCT, por lo que es necesario disponer de una cuenta OMPI (sin autenticación estricta).
Las observaciones deben estar en un idioma de publicación PCT (es decir, inglés, español, francés, alemán, portugués, chino, japonés, coreano, ruso o árabe), aunque los documentos del estado de la técnica en los que se basan las observaciones pueden estar en cualquier idioma.
En relación al idioma de presentación de las observaciones, es importante tener en cuenta que, aunque se pueden presentar en cualquiera de los idiomas de publicación PCT, la Oficina Internacional no proporcionará traducciones de las mismas a la Autoridad Internacional correspondiente ni a las oficinas nacionales. Por lo tanto, es recomendable presentar las observaciones en un idioma que pueda entender el solicitante y las Oficinas que se consideren de mayor interés.
En las observaciones, se deberá citar un mínimo de uno y un máximo de diez documentos que podrán consistir en documentos del estado de la técnica con una fecha de publicación anterior a la fecha de presentación de la solicitud internacional o documentos de patente con una fecha de prioridad anterior a la fecha de presentación de la solicitud internacional.
Para cada uno de los documentos del estado de la técnica que se citan, el sistema proporciona un formulario en el que incluir los datos bibliográficos y una explicación de por qué se considera que ese documento afecta a la novedad y/o actividad inventiva de las reivindicaciones de la solicitud PCT, con una longitud máxima de 5.000 caracteres por documento. Una vez cumplimentados los formularios para los documentos citados, el sistema también permite adjuntar un documento pdf adicional con información que no se pueda incluir en los formularios anteriores (por ejemplo, ecuaciones, dibujos o una explicación de cómo la combinación de determinados documentos afecta a la actividad inventiva).
Aunque no es obligatorio, es muy recomendable incluir también una copia de cada uno de los documentos del estado de la técnica citados para que el examinador los pueda tener en cuenta. Se pueden adjuntar hasta tres documentos por cada referencia del estado de la técnica que se cita (por ejemplo, para poder incluir un documento y una traducción del mismo o de las partes más relevantes)
No hay tasa oficial por la presentación de observaciones de terceros.
¿Qué procedimiento siguen las observaciones de terceros presentadas a una solicitud PCT?
Una vez recibidas las observaciones de terceros, la Oficina Internacional comprobará que no se refieren a cuestiones diferentes a novedad o actividad inventiva.
Una vez aceptadas las observaciones, la Oficina Internacional informará de su presentación al solicitante y las publicará en PATENTSCOPE.
Si la Oficina Internacional aún no hubiera recibido el Informe de Búsqueda Internacional o el Informe de Búsqueda Internacional Suplementaria, transmitirá también las observaciones a la Autoridad de Búsqueda Internacional o a la Autoridad de Búsqueda Internacional Suplementaria, respectivamente, para que las tengan en cuenta al elaborar su informe si las reciben con tiempo suficiente y si éstas incluyen copia de los documentos citados o dichos documentos son de acceso inmediato para el examinador.
Si se hubiera solicitado el Examen Preliminar Internacional y la Oficina Internacional aún no lo hubiera recibido, transmitirá las observaciones a la Autoridad de Examen Internacional para que las tenga en cuenta al preparar el Informe de Examen Preliminar Internacional si las recibe con tiempo suficiente y si éstas incluyen copia de los documentos citados o dichos documentos son de acceso inmediato para el examinador.
Antes de que finalice el plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad, el solicitante podrá presentar comentarios a las observaciones presentadas contra su solicitud, si lo desea. Estos comentarios también serán accesibles al público a través de PATENTSCOPE.
Poco después de los 30 meses desde la fecha de prioridad, las observaciones (y los comentarios del solicitante, si los hubiera) se notificarán a las oficinas nacionales/regionales (denominadas formalmente Oficinas Designadas o Elegidas), aunque estas oficinas no están obligadas a tenerlas en cuenta durante la fase nacional/regional de la solicitud PCT.
Por lo tanto, si las observaciones se presentan después de que se haya emitido el Informe de Búsqueda Internacional y el solicitante no pide el Examen Preliminar Internacional, no se realizará ninguna valoración en fase internacional sobre la relevancia de las observaciones. En cualquier caso, su presentación permite que, mediante una única aportación durante la fase internacional, se pueda hacer llegar estado de la técnica relevante a las diferentes oficinas nacionales/regionales.
Cuando la Oficina Designada/Elegida es la Oficina Europea de Patentes (EPO), y la solicitud de patente internacional para la que se han presentado las observaciones entra en fase regional en Europa, la EPO aplica básicamente el mismo procedimiento que en el caso de observaciones de terceros presentadas directamente a una solicitud de patente pendiente en la EPO. No obstante, en este caso, la EPO sólo hará lo posible por emitir su siguiente comunicación en un plazo de tres meses desde que finalice el periodo según la Regla 161 EPC si, además de presentar observaciones fundamentadas y de forma no anónima, en las observaciones presentadas en fase internacional se ha indicado claramente que se desea acelerar el trámite en fase europea.
Conclusiones
Mediante la presentación de observaciones de terceros en fase internacional es posible influir en la tramitación de una solicitud de patente PCT, alertando de la existencia de documentos del estado de la técnica relevantes para la novedad y/o actividad inventiva de la solicitud.
En función de si las observaciones se presentan a tiempo para ello, la Autoridad de Búsqueda o de Examen Internacional las tendrá en cuenta antes de elaborar su informe correspondiente. Además, las observaciones de terceros presentadas en fase internacional se enviarán a las oficinas nacionales/regionales.
De esta forma, la presentación de observaciones de terceros en fase internacional permite, de forma centralizada y mediante una única presentación, hacer llegar estado de la técnica relevante a las diferentes Oficinas Designadas, en lugar de tener que hacer múltiples presentaciones de observaciones de terceros en cada una de las oficinales nacionales/regionales de interés.
Por lo tanto, la presentación de observaciones de terceros a una solicitud PCT representa una herramienta económica y muy práctica para intervenir de forma temprana en el procedimiento de una solicitud de patente.
Base Legal
– Instrucciones Administrativas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Parte 8:
https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/ai_index.html.
– Guía del usuario para observaciones de terceros:
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf.
