El pasado jueves 25 de junio organizamos la tercera y última sesión de IP Perspectives VI – Webinar Edition. En esta ocasión, el programa tuvo un marcado carácter jurídico tanto por los temas a tratar como por los ponentes, que compartieron contenido de un alto valor.
- Patricia Guillén, Abogada del Departamento de Legal & Litigaciónde ABG IP, y el juez Ángel Galgo impartieron sendas ponencias.
Consejos sobre Derechos de Propiedad Industrial y Ferias Comerciales
A pesar del parón por la situación actual, en 2021 ya están previstas más de 60 ferias sólo en el recinto IFEMA de Madrid. Según la abogada del Departamento de Legal & Litigation de ABG Intellectual Property, Patricia Guillén, la anticipación es fundamental para proteger adecuadamente los derechos de la propiedad industrial en este contexto y, de ahí, la pertinencia de su ponencia.
Identificar los activos intangibles es clave antes de acudir a una feria y, como recordó Patricia, si se va a lanzar un nuevo producto fruto de la realización de una invención, es imprescindible haber presentado la solicitud de patente con anterioridad para no impedir su futura concesión por falta de novedad.
En cualquier caso, la abogada del departamento legal de ABG quiso también hacer hincapié en el hecho de que ser titular de la patente no da derecho a su explotación porque al comercializar un producto en el que se hace uso de esa patente, se pueden, a la vez, estar infringiendo derechos de un tercero. Para evitarlo, recomendó realizar un informe de libertad de operación (Freedom To Operate (FTO)) antes de lanzar ese producto y presentarlo en una feria o congreso.
Por último, Patricia Guillén fue desgranando las diferentes acciones legales que se pueden poner en marcha, ya sea por la adopción de una estrategia defensiva u ofensiva, entre las que enumeró el envío de cartas informativas, requerimientos de cese de infracción o las solicitudes de intervención aduanera. También explicó de forma pormenorizada el Protocolo para el Mobile World Congress puesto en marcha por los tribunales mercantiles de Barcelona.
¿Cómo se juzga la infracción de una patente?
“Cada infracción se juzga de una manera y no cabe establecer patrones generales”, fue la respuesta de Ángel Galgo, Presidente Magistrado de la Sección 28ª de lo Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid, a esa pregunta. A sabiendas de la ambigüedad de la respuesta, el juez quiso explicar a lo largo de su ponencia en IP Perspectives algunos de los factores que se tienen en cuenta en las diferentes etapas del proceso valorativo.
Así, Ángel Galgo señaló que uno de los errores frecuentes entre las partes litigantes es confundir alegaciones y pruebas. “Las alegaciones conforman el objeto del proceso, aquello sobre lo que debe pronunciarse el tribunal, mientras que la prueba es el material en el que se apoyan esas alegaciones”, dijo.
En este sentido, recordó que el medio probatorio más importante en los litigios sobre propiedad industrial suelen ser los informes periciales, pero que si su contenido no se incluye en el escrito alegatorio no será objeto del pleito. “Esta es una equivocación que se comete no pocas veces”, indicó.
Juicios de infracciones de patente por equivalentes. Test Catnic e Improver
Las infracciones por equivalentes suponen hoy en día el grueso de los casos por propiedad industrial. Este tipo de infracciones se cometen cuando, en una realización, un tercero utiliza elementos equivalentes a aquellos elementos especificados en las reivindicaciones de una solicitud de patente.
En este sentido, el juez Ángel Galgo subrayó que en el examen comparativo se confrontan “la realización controvertida (objeto infractor) y las reivindicaciones de la patente, no entre realización controvertida y la realización que el titular de la patente haya podido poner en el mercado”.
A la hora de juzgar una presunta infracción por equivalentes, el Presidente Magistrado de lo Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid explicó que el Tribunal Supremo ha adoptado el test de las tres preguntas acuñado en la jurisprudencia británica conocido como “Catnic e Improver” por los casos en los que se fundamenta. Esa doctrina consiste básicamente en la realización de tres preguntas:
- ¿Altera la variante el funcionamiento de la invención? Si la respuesta es Sí, no hay infracción. Si la respuesta es no, se pasa a realizar a la siguiente pregunta
- ¿Habría sido obvia la variante para el experto en la materia que leyera la patente en la fecha de su publicación? Si la respuesta es Sí, hay que pasar a la siguiente pregunta.
- ¿Habría entendido el experto en la materia que leyera la patente, dados los términos empleados en la reivindicación, que el titular quiso que la sujeción al estricto sentido de los mismos fuera un requisito esencial de la invención?
Asimismo recordó que el Tribunal Supremo español aclaró en 2005 el concepto de obviedad citado en la segunda de las mencionadas cuestiones diciendo que ha de ser entendido como “predecibilidad” por parte del experto en la materia “en la fecha de la publicación de la patente”.
Próximos IP Perspectives
La valiosa ponencia de Ángel Galgo puso el broche de oro a una edición de IP Perspectives que ha gozado de un magnífico contenido y que ha contado con el apoyo de científicos e investigadores, responsables de departamentos de I+D y PI del sector público y privado y de examinadores de las Oficinas de Patente Española y Europea.
Este éxito es, sin duda, un enorme aliciente para organizar nuevos seminarios. De hecho, en ABG Intellectual Property ya estamos trabajando en el próximo IP Perspectives (IP Perspectives Euskadi) que se celebrará, presumiblemente, en otoño de 2020. Si deseas permanecer informado te invitamos a suscribirte a nuestra newsletter.
