Informes de patentabilidad

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¿Alguna vez te has preguntado si tu último trabajo podría patentarse? ¿O antes de empezar el proceso de solicitar una patente para tu invención te gustaría estar un poco más seguro?

Bien, pues lo que necesitas para responder a esas preguntas es un análisis o informe de patentabilidad

Si es la primera vez que lo oyes, quizás el nombre “informe de patentabilidad” te suene un poco sofisticado, pero ¿en qué consiste? Para resumir se podría decir que en un informe de patentabilidad se analiza si tu invención parece que podría ser patentable o si no.

Para elaborar un informe de patentabilidad hay que seguir los siguientes pasos:

  • Nos tienes que proporcionar tu trabajo/estudio/datos (de aquí en adelante lo llamaremos datos) de la invención en cuestión (bajo acuerdo de confidencialidad, obviamente);
  • Analizamos los datos para determinar las características técnicas esenciales de la invención (lo que llamamos aspectos de la invención);
  • Basándonos en esos aspectos de la invención, realizamos una búsqueda del estado de la técnica;
  • A la vista del estado de la técnica que hayamos encontrado, analizamos si los aspectos de la invención cumplen con los criterios legales de patentabilidad establecidos por la Oficina Europea de Patentes (OEP); y
  • Aportamos nuestras sugerencias y comentarios sobre mejoras y/o estrategias para mejorar la patentabilidad de la invención (si es necesario).

¿Por qué usamos los criterios de la OEP? La respuesta es que, al fin y al cabo, somos Agentes de Patente Europea. Las leyes son territoriales y nadie en el mundo está acreditado para ejercer en todos los países del planeta. Mientras los países europeos tienen leyes de patentes armonizadas que son similares a la Ley Europea de Patentes y, por tanto, se aplican los criterios de patentabilidad de la OEP, esos criterios, junto a los años de experiencia en tramitación en otras jurisdicciones, nos permiten determinar de forma casi fehaciente las perspectivas de patentabilidad en otras jurisdicciones, como Estados Unidos y China.

Volvamos al análisis de patentabilidad. El primer paso es analizar el trabajo/estudio/datos que nos facilita el inventor para determinar cuáles son los aspectos de la invención. Básicamente, podemos decir que determinamos un conjunto de elementos esenciales mínimos de la invención que parecen ser materia patentable antes de tener en cuenta el estado de la técnica. A partir de los elementos identificados, construimos un conjunto de aspectos, que son parecidos a las reivindicaciones, y que posteriormente nos ayudarán a analizar la patentabilidad de la invención.

Por ejemplo, supongamos que desarrollas una nueva bombilla que brilla más que la bombilla más brillante del mercado. El aspecto esencial mínimo podría ser el filamento de la bombilla, que es una mezcla de tres materiales que permite aumentar la luminosidad, pero no toda la bombilla.

Búsqueda del estado de la técnica

Una vez hemos determinado los aspectos de la invención, el siguiente paso en un informe de patentabilidad es realizar una búsqueda del estado de la técnica utilizando esos aspectos para guiarnos en la búsqueda. El estado de la técnica se refiere a todos los conocimientos existentes puestos a disposición del público e incluye patentes, solicitudes de patente, documentos científicos, informes técnicos y cualquier otra información de acceso público relacionada con la invención.

Esta búsqueda está dirigida a recuperar cualquier documento relacionado con la materia de los mencionados aspectos. Para realizar la búsqueda del estado de la técnica, utilizamos bases de datos especializadas en propiedad industrial e intelectual (PI), tanto públicas como privadas, así como herramientas de búsqueda generales. Realizar una buena búsqueda es fundamental para elaborar un buen informe de patentabilidad.

Siguiendo con nuestro ejemplo anterior, buscaríamos filamentos que contengan los tres materiales, así como otros filamentos y bombillas.

analisis de patentabilidad

¿Por qué necesitamos conocer el estado de la técnica? Y, ¿por qué es fundamental realizar una buena búsqueda del estado de la técnica?

Para que se conceda una solicitud de patente, la invención debe ser diferente del estado de la técnica. Para distinguir los aspectos de la invención del estado de la técnica la mejor manera es, en primer lugar, conocer dicho estado de la técnica. A su vez, para conocer dicho estado de la técnica, debemos buscarlo entre todos los documentos existentes. En cierto modo, es como encontrar una aguja en el pajar.

Una vez terminada la búsqueda del estado de la técnica se procede a analizar los aspectos de la invención, esta vez a la vista del estado de la técnica. Se analizan dos criterios de patentabilidad distintos y fundamentales: la novedad y la actividad inventiva.

Novedad:

  • Para que un aspecto de la invención sea novedoso, es decir, no anticipado, no se debe haber divulgado dicho aspecto en su totalidad en ningún documento o por cualquier otra vía, entiendo esa totalidad como todas y cada una de sus características técnicas.

En nuestro ejemplo, sólo una publicación que divulgue un filamento con los tres materiales podría considerarse que anticipa nuestro filamento.

Actividad inventiva:

  • Que un aspecto de la invención sea nuevo significa que hay diferencias entre este y el estado de la técnica. A partir de ahí, se evalúan estas diferencias desde un punto de vista de actividad inventiva. La actividad inventiva plantea la cuestión de si el aspecto que comprende dichas diferencias, teniendo en cuenta el estado de la técnica, sería obvio para una persona experta en el campo de esa invención. La prueba para determinar la actividad inventiva, conocida como método Problema-Solución, es bastante compleja y va más allá del alcance de este artículo. En cualquier caso, si quieres saber más sobre esa prueba puedes encontrar más información pinchando aquí.

Ahora vamos a suponer que el estado de la técnica divulga un filamento compuesto por una mezcla de dos de los materiales presentes en nuestro filamento. Pues bien, tendríamos que analizar si la presencia del tercer material en la mezcla es responsable del aumento de luminosidad. Supongamos que es el caso. Al hacer la prueba de la actividad inventiva habría que preguntarse si el experto en la técnica esperaría razonablemente, a la vista del estado de la técnica, que la adición del tercer material al filamento mejorase el brillo. Si la respuesta es negativa, el aspecto de la invención se considerará inventivo y, por tanto, patentable.

Cómo mejorar las expectativas de patentabilidad

Finalmente, una vez terminado el análisis, damos nuestra opinión sobre si los aspectos de la invención son novedosos/inventivos o no. Tras haber llevado a cabo el análisis puede ocurrir que el resultado no sea positivo o que, al menos, no sea positivo del todo. Aquí es donde nuestra experiencia como agentes de patentes es muy valiosa. Es importante destacar que, además de proporcionar la opinión de patentabilidad, prestamos asesoramiento sobre cómo mejorar las expectativas en cuanto a la patentabilidad cuando las perspectivas no sean las idóneas o, incluso, sobre cómo proteger mejor la invención.

Con frecuencia, el asesoramiento se da en forma de:

  • Indicaciones sobre los puntos débiles en cuanto a la diferenciación de la invención y el estado de la técnica;
  • Indicaciones para realizar ensayos en los que comparar la invención y el estado de la técnica, con el fin de demostrar las ventajas sobre dicho estado de la técnica. Esto es particularmente importante para demostrar la actividad inventiva.
  • Consejos sobre formas alternativas de proteger la invención además de solicitar una patente. Los secretos comerciales o los modelos de utilidad pueden ser alternativas más adecuadas o complementarias a la patente.

Aunque pueda parecer que se trata de un proceso pasivo en el que nos das tus datos y nosotros te proporcionamos el informe, en realidad es todo lo contrario. Hay comunicación y diálogo fluido entre ambas partes. Cuando no entendemos algo, pedimos aclaraciones o incluso datos que creemos que podrían existir y que sería beneficioso tener, y si tú, nuestro cliente, tiene algo que cree que podría ser importante que sepamos, te animamos a que hables con nosotros sobre ello, para que el informe sea realmente útil.

¿Cuándo es el mejor momento para realizar un informe de patentabilidad?

Por último, hay otra pregunta importante: ¿cuándo tendríamos que solicitar un informe de patentabilidad? ¿Inmediatamente después de tener la idea? ¿O cuando ya tengo el producto listo para su comercialización?.

Como casi todo en la vida, la clave está en el término medio.

Solicitar un informe de patentabilidad en una fase de la invención en la que las características técnicas aún no están definidas dará lugar a un análisis de mala calidad porque nos resultará difícil definir los aspectos de la invención; esto, a su vez, nos hará que la búsqueda del estado de la técnica esté mal orientada e, inevitablemente, eso nos conducirá a una opinión de análisis de patentabilidad poco fiable. Tal vez en esta etapa sea más recomendable un estudio sobre el panorama actual desde un punto de vista de propiedad industrial del campo de la invención.

Por otro lado, esperase a solicitar un informe de patentabilidad en una etapa en la que la invención está lista para su comercialización es una opción de alto riesgo, ya que podría resultar que la invención no es patentable y, por lo tanto, una vez en el mercado, cualquiera podría copiar la invención y comercializarla. Además, ya no habrá mucho margen para afinar la invención.

En consecuencia, el punto óptimo para solicitar un informe de patentabilidad es cuando la invención ya está bien definida en términos de características técnicas, pero todavía hay cierto margen de maniobra para desarrollarla y trabajar en ella. Esto te permitirá aprovechar al máximo el informe de patentabilidad que te proporcionemos.

Tanto si sabes que necesitas un informe de patentabilidad, como si aún no estás seguro de cuándo y cómo conseguirlo, ¡ven y habla con nosotros!

Hélio Roque
Hélio es asesor técnico en el departamento de Biotecnología & Ciencias de la Vida, donde su práctica profesional incluye la elaboración de informes de patentabilidad, redacción de solicitudes de patente y tramitación de patentes en el campo de la biología molecular y celular, farmacogenómica, terapia génica, inmunología, modelos animales y métodos de diagnóstico.
Antes de incorporarse a ABG, Hélio trabajó como investigador postdoctoral en la Sir William Dunn School of Pathology, de la Universidad de Oxford (Reino Unido) centrándose su actividad en el estudio en la regulación y estructura de los cilios y su función en las enfermedades designadas ciliopatías (2010 – 2017). Su trabajo de tesis doctoral lo realizó en el departamento de Biología Celular y Biofísica del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) y en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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