Elegir el momento idóneo para presentar una solicitud de patente supone, a menudo, un dilema para los titulares de una invención. Por un lado, el requisito de novedad incita a presentarla cuanto antes y evitar así que haya terceros que se adelanten o que surjan nuevos documentos en el estado de la técnica que impidan su futura concesión. Por el otro, la necesidad de proporcionar datos suficientes para demostrar el cumplimiento del requisito de actividad inventiva invita a lo contrario, es decir, a retrasar la presentación de la solicitud hasta obtener las evidencias pertinentes.
Esta circunstancia es especialmente delicada en invenciones en las que los datos son muy relevantes para conseguir la concesión de la patente, en particular en las invenciones farmacéuticas, pero cuya obtención conlleva realizar ensayos que, a menudo, son largos y costosos. Por tanto, a la hora de dar el paso y obtener fecha de presentación a una solicitud de patente es necesario tener en cuenta múltiples factores tanto financieros, como estratégicos, comerciales y legales.
Admisión de datos pospresentación: diferencia de criterios
Para adelantar la presentación y aminorar el riesgo de perder la exclusividad que confiere la patente, una posibilidad controvertida es aportar datos experimentales después de la publicación de la solicitud, ya sea durante un procedimiento de examen o, incluso, de oposición. Sin embargo, esta posibilidad no es homogénea en todas las jurisdicciones, algo que hay que tener muy en cuenta cuando se pretende conseguir protección a nivel internacional.
En China, por ejemplo, esa opción está muy limitada. Sin embargo, en Estados Unidos, Japón, Corea o Canadá sí que se admite la presentación de datos postsolicitud bajo determinadas circunstancias. Es decir, que el criterio que aplica cada oficina de patentes varía.
Datos pospresentación en Europa
Históricamente la Oficina Europea de Patentes (OEP), por su parte, ha venido admitiendo los datos pospresentación. Cabe recordar aquí que, a la hora de evaluar la actividad inventiva, la OEP utiliza el enfoque “problema-solución”. Según las directrices de examen, este planteamiento sigue tres etapas:
- Determinar el estado de la técnica más cercano
- Establecer el problema técnico objetivo que debe ser resuelto, y
- Evaluar si la reivindicación de la invención, desde el estado de la técnica más cercano y el problema técnico objetivo, hubiera sido obvia para el experto en la materia
Habitualmente la Oficina Europea evalúa si se ha resuelto el problema técnico objetivo apoyándose en los datos experimentales aportados en la solicitud de patente, pero suele aceptar también que se remitan durante el procedimiento de examen como datos pospublicación.
Pues bien, a raíz de un procedimiento de oposición interpuesto por el gigante agroquímico Syngenta contra la compañía japonesa Sumitomo Chemical Company (caso T 0116/18, EP EP2484209), la Cámara Técnica de Recursos expresó en las minutas de la vista oral la conveniencia de solicitar a la Alta Cámara de Recursos (EBA por sus siglas en inglés) de la OEP que aclare algunas cuestiones sobre cuándo deben admitirse datos experimentales presentados después de la publicación de la solicitud de patente.
Más concretamente, las cuestiones están dirigidas a aclarar si esos datos pospresentación han de tenerse en cuenta a la hora de examinar la actividad inventiva.
La causa de que se solicite una armonización en esta materia por parte de la EBA está recogidas en la opinión preliminar (puntos 8.5 a 8.7) que la Cámara de Recursos emitió antes de la vista oral del pasado mes de julio y ponen el foco en la plausibilidad del efecto técnico recogido en la primera reivindicación de la solicitud de patente EP2484209 en el momento de su presentación.
Criterio de plausibilidad ab-initio
Según recoge dicha opinión preliminar, hasta la fecha la Oficina no ha establecido una doctrina homogénea en este sentido. El documento cita, además, ejemplos ilustrativos de ello.
En los casos T 488/16 (razón 4.2), T 1329/04 (12) y T 433/05 (28), una condición para tomar en consideración las evidencias post-publicación para demostrar un determinado efecto es que sea plausible que en el momento de la presentación ya se hubiera obtenido dicho efecto (criterio de plausibilidad ab-initio).
Sin embargo, la base legal para ese criterio se ha puesto en cuestión. De hecho, en múltiples decisiones, el criterio de plausibilidad ab-initio no se ha aplicado. Una de ellas sería la T 1422/12, donde el efecto técnico que se cuestionaba no estaba ni siquiera mencionado en la solicitud que se presentó, pero se aceptó al tratarse de “el mismo campo de uso y no cambiar el carácter de la invención”.
En la decisión T 2371/13 la Cámara fue aún más allá y afirmaba que descartar la evidencia pospublicación “sería incompatible con el enfoque problema-solución”. Y otro paso más aporta la decisión T 31/18, que añade que el efecto técnico mencionado en la solicitud no debe ser demostrado “necesariamente” por evidencias experimentales en el momento de la presentación y que, además, no ha de esperarse que las solicitudes incluyan un amplio número de evidencias de todas las características técnicas porque puede que no se conozcan en el momento de la presentación.
La carga de la prueba
Además de la aplicación o no del criterio de plausibilidad ab-initio, la Cámara de Recursos 3.3.02 (encargada del caso T 0116/18) también señala en su opinión preliminar a la vista oral otra importante cuestión a tener en cuenta: llegados al caso, ¿quién debe asumir la carga de la prueba de la plausibilidad ab-initio del efecto técnico en cuestión? ¿el titular o el oponente? En este punto también hay jurisprudencia con criterios divergentes.
Pero, también, a su juicio, habría que determinar un tercer aspecto relativo a qué tipo de evidencias podría presentar el oponente para demostrar la falta de plausibilidad de un efecto y si, para ello, cabría o no recurrir a datos pospresentación. Si se aceptasen datos pospresentación por esa parte, ¿por qué no deberían aceptarse por parte del titular?.
Cuestiones a aclarar por la Alta Cámara de Recursos
En resumen, para la Cámara de Recursos es necesario que el EBA aclare si se debe aplicar el criterio de la plausibilidad de un efecto técnico y, en caso afirmativo, cuál sería la base legal para ello, sobre quién recaería la carga de la prueba y qué tipo de evidencia sería admisible.
El pasado 11 de octubre de 2021, la Cámara trasladaba las siguientes preguntas al EBA:
Si para el reconocimiento de la actividad inventiva el titular de la patente se basa en un efecto técnico y ha presentado evidencias, como datos experimentales, para probar ese efecto, no habiéndose hecho públicas esas pruebas antes de la fecha de presentación de la patente en cuestión y habiéndose aportado después de la fecha de presentación de la patente (evidencias posteriores a la publicación):
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¿Debería aceptarse una excepción al principio de libre evaluación de las pruebas en el sentido de que las evidencias pospublicación no deben tenerse en cuenta por el hecho de que la prueba del efecto se basa exclusivamente en dichos datos pospublicación?
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Si la respuesta es afirmativa (las evidencias pospublicación no deben tenerse en cuenta si la prueba del efecto se basa exclusivamente en esas pruebas): ¿pueden tenerse en cuenta las evidencias pospublicación si, sobre la base de la información de la solicitud de patente en cuestión o del conocimiento general común, el experto en la materia en la fecha de presentación de la solicitud de la patente en cuestión hubiera considerado plausible el efecto (plausibilidad ab initio)?
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Si la respuesta a la primera pregunta es afirmativa (las evidencias pospublicación no deben tenerse en cuenta si la prueba del efecto se basa exclusivamente en esas pruebas): ¿pueden tenerse en cuenta las evidencias pospublicación si, sobre la base de la información de la solicitud de patente en cuestión o del conocimiento general común, el experto en la materia en la fecha de presentación de la solicitud de la patente en cuestión no hubiera visto razones para considerar que el efecto no es plausible (falta de plausibilidad ab initio)?
Habrá que esperar probablemente a finales de 2022 para que la Alta Cámara aclare los criterios a seguir en estos casos.
Recomendaciones sobre la aportación de datos pospresentación
Como hemos mencionado al inicio, más allá de la doctrina que se establezca en la OEP, el resto de jurisdicciones cuentan con sus propios criterios de cara a aceptar o no los datos experimentales obtenidos después de la presentación de una solicitud y las condiciones que deben darse para ello.
Por otro lado, no es tarea fácil encontrar el equilibrio entre presentar la solicitud de patente lo antes posible y que esa solicitud incluya todas las evidencias posibles para demostrar la actividad inventiva necesaria para obtener la concesión.
En cualquier caso, informar al agente de patentes encargado de la redacción de la solicitud sobre todos los posibles efectos técnicos (probados o no) de una invención es primordial, aunque no se disponga aún de evidencias que los apoyen. De ello en gran medida dependerá conseguir una óptima protección global para una invención.
