L’1 de gener de 2022 han entrat en vigor les noves Directrius per a l’examen i el judici de marques a la Xina amb l’objectiu d’estandarditzar els procediments d’examen i del judici de marques i assegurar l’aplicació uniforme de les lleis corresponents. Aquest document és el manual de referència per a tots els usuaris del sistema de marques del país asiàtic i la seva edició anterior datava del 2016.
Com ja va ocórrer amb la reforma de la quarta esmena a la Llei Xina de Marques, el nou document posa el focus a les sol·licituds de marca de mala fe, però també amplia la informació sobre l’extensió de la protecció al país comunista fent ús del Sistema de Madrid.
Però, ¿quines són les particularitats del sistema xinès de registre de marques?. En aquest article tractem de recollir totes les claus.
La protecció de les marques d’empreses estrangeres a la Xina
La internacionalització de la economia de mercat de la Xina durant la darrera dècada l’han convertit en un dels països més interesants per a invertir. El creixement empresarial i el desenvolupament econòmic que aquest país ha experimentat en els darrers anys fan de la Xina un mercat atractiu pels venedors estrangers. Les autoritats públiques xineses són conscients del paper i la importància que exerceix la propietat intel·lectual al desenvolupament socioeconòmic del país i han adoptat moltes mesures per a millorar la protecció de la propietat industrial i intel·lectual al seu país. Les mesures que van entrar en vigor l’1 de novembre de 2019 són una prova d’això.
Les empreses estrangeres saben quina és la importància de la segona economia més gran del món, que també comte amb mala reputació a nivell mundial en quant a còpies i falsificacions, i han començat a invertir en la protecció de les seves marques a la Xina. Segon les dades de la Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI). A l’abril de 2016, el 10,68% de tots els registres de marques xinesos vàlids van ser presentats per empreses estrangeres.
El sistema “first-to-file” i els seus riscos
Les companyies que venen els seus productes o ofereixen els seus serveis al país necessiten obtenir el registre de marques a la Xina per a evitar que altres obtinguin aquests drets de marca amb anterioritat. L’Administració Nacional de Propietat Intel·lectual de la Xina (CNIPA) realitza un examen ex officio de l’exigència de marques idèntiques o similars enregistrades amb anterioritat. Això significa que l’existència de drets similars pot impedir el registre d’una marca i, per tant, la presentació s’ha de fer lo abans possible. Donat que les marques no enregistrades no estan reconegudes en virtut de la Llei de Marques de Xina, el titular de la marca serà sempre qui primer presenti la sol·licitud de marca, lo que converteix a la Xina en un sistema first-to-file.
Per tant, la nostra recomanació és que les empreses presentin les seves sol·licituds de marques a la Xina si tenen previst utilitzar la marca en aquest país a fi d’evitar que un competidor obtingui primer la protecció de la marca.
Fabricar sense vendre a la Xina: és necessari enregistrar la marca?
També cal mencionar que, encara que la majoria de les empreses entenen que es necessari protegir les seves marques a la Xina quan venen els seus productes en aquest país, moltes d’elles ignoren que també es necessari obtenir la protecció de les marques si el procés de fabricació es porta a terme a la Xina. Això es deu a que el sistema xinès de marques considera que una marca s’utilitza a Xina encara que els productes no es venguin dins del país i solament es fabriquin.
Per això, és molt recomanable sol·licitar el registre de la marca a la Xina quan es manufactura en aquest país perquè el propi fabricant podria fer-ho i es beneficiaria del sistema “first-to-file” si s’anticipa. A més, existeix el risc de que les mercaderies exportades siguin confiscades a duana per sospitoses de falsificació si la marca no està registrada en Xina.
En conseqüència, la nostra recomanació es que, si una empresa estrangera pretén fabricar a la Xina productes per la seva posterior exportació a tercers països, obtingui la protecció prèviament per a evitar qualsevol risc.
Els sistemes de registre a la Xina
Existeixen dues maneres d’enregistrar una marca a la Xina:
- el sistema nacional de registre
- el sistema de registre internacional
Aquesta segona opció és la més aconsellable pels sol·licitants estrangers. Aquest obeeix a que si la marca es presenta directament a la Xina, la sol·licitud haurà de presentar-se a través d’un advocat local xinès i l’idioma de la sol·licitud deurà ser el xinès, en lloc de l’espanyol, el francès o l’anglès.
Claus del sistema xinès de registre de marques
Independentment de la forma de sol·licitar el registre d‘una marca a la Xina, hi ha algunes qüestions que s’han de tenir en compte:
Sistema multiclasse
La Xina ha adoptat la Classificació Internacional de Niza, que comprèn 34 classes de productes i 11 tipus de serveis. Però, a més, el sistema xinès de registre de marques té subclasses, una classificació pròpia. Si el sol·licitant no escull aquesta categoria, serà l’examinador qui ho faci. Per tant, pot ocórrer que quan no s’escollin aquestes subclasses no s’obtingui una protecció adequada pels productes o serveis.
Abast de la protecció
Hong Kong, Macau i Taiwan no estan protegits per una marca xinesa, ja que aquestes regions tenen un sistema jurídic diferent, i per a obtenir la protecció és necessari presentar una sol·licitud de marca independent.
Cancel·lació per no utilització
La legislació xinesa sobre marques estableix que si en els tres anys següents al registre la marca, aquesta no s’ha utilitzada sense causa justificada, la mateixa podria ser susceptible de cancel·lació.
Marca en caràcters xinesos
Degut a que la gran majoria de la població xinesa no parla anglès, és important obtenir la protecció per la marca en la seva versió en xinès, és a dir, a través de traducció, transliteració o mitjançant l’elecció d’un nom diferent pel mercat xinès. Altrament, els consumidors xinesos no podran recordar la marca ni reconèixer-la i distingir-la d’altres marques. Per exemple, la transliteració xinesa de “Starbucks” és “xing ba ke” (星巴克), i aquesta és la manera en la que és reconeguda pel públic local.
Com escollir la versió xinesa d’una marca occidental podria ser difícil pels nostres clients, sempre els ajudem a decidir els caràcters xinesos que millor s’adapten a les seves necessitats amb l’ajuda dels nostres assessors locals.
A més, una marca enregistrada amb caràcters romans no està protegida automàticament contra el seu ús o registre escrit en xinès. Per tant, a més d’enregistrar la marca en caràcters romans, també és important registrar-la en caràcters xinesos. Per norma general, les marques amb caràcters xinesos es presenten directament a la Xina a través del sistema nacional.
Ja que escollir la versió xinesa d’una marca occidental podria ser difícil pels nostres clients, sempre els ajudem a decidir els caràcters xinesos que millor s’adapten a les seves necessitats amb l’ajuda dels nostres assessors locals.
Procediment administratiu contra la marca d’un tercer
La marca d’un tercer pot ser impugnada abans i després del seu registre.
-
Abans del registre:
Es pot presentar un recurs davant l’Administració Nacional Xinesa de Propietat Intel·lectual (CNIPA per les seves sigles en anglès) en els tres mesos següents a la publicació de la sol·licitud de marca basats en drets anteriors i interessos jurídics
A partir de l’1 de novembre de 2019, qualsevol persona pot presentar una oposició contra sol·licituds de mala fe que també sigui concorde a les modificacions de la Llei de Marques de la Xina que entraran en vigor en aquesta data.
-
Després del registre:
La marca pot ser anul·lada o revocada si la Junta de Revisió i Adjudicació de Marques o la CNIPA la invalida o revoca.
Aquesta nul·litat pot basar-se en l’existència de drets anteriors o en una reivindicació per mala fe. En el cas de las caducitats, poden presentar-se quan la marca no s’hagi utilitzat durant un període de tres anys o quan es pugui demostrar que la marca s’ha convertit en genèrica al mercat xinès.
Tots aquests punts són aspectes clau que els sol·licitants estrangers han de tenir en compte tener abans de sol·licitar la protecció d’una marca a la Xina. La comprensió del sistema, sens dubte, ajudarà als usuaris a obtenir la protecció adequada pels productes i serveis que es volen enregistrar sota una marca xinesa.
Necessites protegir una marca a la Xina? El nostre Departament de Marques pot ajudar-te. Llegeix més
